高沃律师——关于专利诉讼中禁止反悔原则浅析

文 | 谢春超律师

在专利侵权诉讼中，经常会出现专利权人在专利授权或无效阶段为了获取授权或维持专利权有效性，而表示放弃某一技术方案，但在侵权阶段又为了扩大权利要求的保护范围，支持自己的主张，声明上述被放弃的技术方案包含在权利要求的范围内的情况。

对此，最高法在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷应用法律若干问题的解释》（法释[2009]21号）第六条规定“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”在该规定中提出了“禁止反悔”原则，作为等同侵权认定的限制。

为了进一步细化禁止反悔原则，最高人民法院分别于2016年颁布了《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（法释〔2016〕1号），其中的第十三条规定“权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。”其规定了，禁止反悔的例外情况。

于2020年颁布了《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》（法释〔2020〕8号），在其中的第三条规定“人民法院在专利确权行政案件中界定权利要求的用语时，可以参考已被专利侵权民事案件生效裁判采纳的专利权人的相关陈述。”其规定了在侵权阶段的放弃性陈述同样会影响专利确权阶段，即规定了禁止反悔原则从专利侵权阶段向专利确权阶段的应用。

禁止反悔原则制度的设定是为了防止专利权利人在专利授权或确权阶段缩小权利要求范围，并在专利侵权阶段扩大权利要求范围，从而两头受利的情况。其法理基础是民法中的诚信原则。

以下笔者基于几个经典案例，对该制度进行浅析：

案例一：再审申请人浙江福瑞德化工有限公司与被申请人天津联力化工有限公司侵害发明专利权纠纷案（（2018）最高法民再387号）。

本案涉及到禁止反悔原则中的“放弃”应做何种解释。

本案中天津联力化工有限公司在专利授权阶段在权利要求中增加了“粒料开关”，而浙江福瑞德化工有限公司主张由于该技术特征是涉案专利有效的关键技术特征，因此，在侵权中不能再主张该技术特征被等同技术特征所代替（所谓等同技术特征通俗来讲是手段、功能与效果基本相同且替换无需创造性的技术特征）。

对此，最高法认为在专利权人没有明确表明“放弃”的情况下，不能过分的限制以增加技术特征方式修改的权利要求的范围，即不能认为增加某一技术特征，即放弃了该技术特征的其他等同技术特征。禁止范围原则应当主要考察“是否放弃”而不应仅仅考虑是否该修改对权利要求产生了实质性影响。

笔者认为从本案可以看出对于是否做出放弃技术特征，需要在具体案例中进行具体分析，这对于专利律师而言则存在可以争辩的空间。

案例二：中誉电子(上海)有限公司与上海九鹰电子科技有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案（(2011)民提字第306号）。

本案涉及如下焦点问题：①在无效中独立权利要求无效，而从属权利要求有效是否可以认为该有效的从属权利要求是对独立权利要求进行修改而得到的，即是否可以适用禁止反悔原则；②对于禁止中“放弃”的认定。

对于焦点①，本案中的独立权利要求被无效，而从属于该独立权利要求的从属权利要求有效。此时，是否可以认为有效的从属权利要求是在被无效的独立权利要求的基础上，通过“为维持专利权有效限制性修改权利要求而增加的技术特征”的方式进行修改而得到的权利要求。对此，最高法认为“不应当以从属权利要求所从属的权利要求被无效而简单地认为该从属权利要求所确定的保护范围即受到限制”，因此，笔者认为从最高法的该判决来看，该种情况不应适用禁止反悔原则。

对于焦点②，最高法认为放弃通常是专利权人通过修改或意见陈述进行的自我放弃，但若专利权人并未明确表示过放弃，则对于该情况应予以充分考虑。如果该从属权利要求中的附加技术特征未被该独立权利要求所概括，则因该附加技术特征没有原始的参照，故不能推定该附加技术特征之外的技术方案已被全部放弃。

结合案例一以及案例二的②，可以看出对于是否存在放弃技术方案的情况，应从该技术方案是否已经被专利权人通过明示或实质上排除在专利权外的方式来进行判断。

案例三：郑亚俐与精工爱普生株式会社、中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会、佛山凯德利办公用品有限公司、深圳市易彩实业发展有限公司专利无效行政诉讼案（（2010）知行字第53号）

本案涉及专利授权阶段以及确权阶段的修改与陈述是否适用禁止反悔原则。

本案中专利权人在分案申请时将原权利要求中的“半导体存储装置”修改为“存储装置”，专利复审委认为专利权人在专利申请过程中实际上认为“半导体存储装置”和“存储装置”二者含义不同，而在无效程序中又主张两者含义相同，修改的过程反映出反悔的存在，应当认为将“半导体存储装置”修改为“存储装置”属于反悔，应予禁止。最高法认为如果申请人对专利申请文件的修改符合专利法第三十三条的规定，禁止反悔原则在该修改范围内应无适用余地。即在专利授权与确权阶段的修改只要不违反专利法33条（即修改超范围的规定）则在此情况下并不适用禁止反悔原则的适用。

笔者认为在专利的授权与确权阶段，根据专利法33条，只要修改未超出原始记载的范围，则不会对公众的信赖利益产生影响即不会违反诚信原则。这与侵权诉讼阶段的信赖利益保护的法理基础不同。因此，禁止反悔原则在专利授权与确权阶段并不适用。

案例四、曹桂兰、胡美玲侵害发明专利权纠纷再审审查与审判监督民事裁定书（（2017）最高法民申1826号）

本案中，原专利包含技术特征a和b，对此，审查员在审查意见通知书中认为技术特征a、b为公知常识，专利权人在答复审查意见通知书时对a、b进行了缩限性陈述同时补入了技术特征c，审查员坚持认为技术特征a、b为公知常识技术并未认可专利权人的缩限性陈述。但认可了技术特征c的可专利性，从而授权。在无效阶段复审委的意见与审查员相同，专利权人对于技术特征a、b进行了同样的缩限性陈述，但复审委同样未对该陈述予以认可。由于技术特征c的存在，从而维持了该专利权的有效性。在侵权诉讼阶段，对于专利权人对技术特征a、b的缩限性陈述是否适用禁止反悔原则产生了争议。

对此，最高法认为当裁判者对权利人作出的意见陈述予以明确否定，不予认可时，则不导致技术方案的放弃，不适用禁止反悔。

对于禁止反悔原则，专利律师在办案中，需要结合诚信原则的基本立法精神，从适用条件以及是否明确作出放弃等多个具体方面进行考察与运用来确实维护委托人利益。

来源 | 北京高沃知识产权（ID: gaowoip-com)

编辑 | 北京高沃知识产权（ID: gaowoip-com)

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