案说商标法 | 如何进行非传统类型商标的注册？

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【裁判要旨】

商标法是商标注册审查的基本法律依据，在商标注册申请的审查过程中，无论具体商标标志是由何种要素构成，只要其符合商标法第八条的规定，都应当采用相同的审查标准予以同等对待。案涉声音商标具有显著性，允许注册。

特定的标志其本身在特定的商品或者服务上可能缺乏商标注册所需的显著特征，但是当其经过使用而能够发挥识别作用时，则可以根据商标法第十一条第二款的规定予以核准注册。由于这种显著特征的取得建立在使用的基础之上，因此，此类商标获准注册的商品或者服务范围应当以其实际使用的商品或者服务为限，不得扩大注册。

【关联法条】

商标法T8：任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。

商标法T11：下列标志不得作为商标注册：

（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；

（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；

（三）其他缺乏显著特征的。

前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。

【诉讼主体】

上诉人（原审被告）：国家工商行政管理总局商标评审委员会。

被上诉人（原审原告）：甲公司。

【基本情况】

国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）因商标申请驳回复审行政纠纷一案，不服北京知识产权法院【】号行政判决，向本院提起上诉。

本院于2018年7月2日受理本案后依法组成合议庭，并于2018年8月15日公开开庭进行了审理。

上诉人商标评审委员会的委托代理人李某，被上诉人甲公司的委托代理人黄某、卢某到庭参加了诉讼。甲公司本案现已审理终结。

【原告诉称】

原告甲公司诉称：

（1）诉争商标“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”是原告甲公司名下QQ软件在运行过程中，新消息传来时播放的提示音，诉争商标所表现的内容与第38类“提供互联网聊天室、信息传送”等服务之间没有内在的联系，既非“功能性”，也不具备描述性，并且诉争商标为六声音响，不冗长也不简单，该声音特点鲜明、简短突出，具有声音商标应有的显著性。

（2）QQ软件是中国市场用户数最多的即时通讯工具，用户数量庞大，诉争商标经过长期、广泛的使用，已经成为相关公众识别服务来源的标志，甲公司的QQ软件于1999年2月上线至今，持续使用诉争商标近18年。诉争商标经过长期、大量、广泛的使用，用户听到诉争商标声音后就知道是QQ软件的消息提示音，诉争商标能够直接对应QQ软件提供的即时通讯服务，其知名度及显著性进一步增强。

（3）被诉决定将“独创性”作为声音商标是否具有显著性的审查标准缺乏法律依据，“独创性”是著作权概念，《商标法》也不要求诉争商标具有独创性。

（4）国外已经获得注册的声音商标实例包括NBC“三声钟声”商标、英特尔“登登登登”商标、苹果MAC电脑“开机声音”商标、微软系统“启动声音”商标、米高梅“狮吼”商标、爱普生声音商标等声音商标的时长较短，多数不到3秒，几乎全部都在6秒以内，声音表现简明、无语音。由于声音商标的注册在我国刚刚开始，声音商标审查标准不够完善，有必要参考国际上比较公认的声音商标注册实例。

综上，请求法院撤销被诉决定，并责令国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商标评审委员会）重新作出审查决定。

【被告辩称】

（1） 被告审查声音商标的依据就是显著性，作为非传统商标，声音商标必须通过使用才能取得显著性，而原告提供的证据只能显示QQ软件具有较高的知名度，并不能证明诉争商标具有显著性。

（2） 诉争商标“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”仅是一个急促、单调的重复音，比较简单，缺乏商标应有的显著性。

（3） 独创性只是被告审查声音商标是否具有显著性时考量的一个参考因素，被告并未将其作为判断诉争商标是否具备显著性的标准适用。

故请求法院判决驳回原告的诉讼请求。

【一审认为】

根据当事人的诉辩主张，本案的争议焦点为诉争商标是否构成《商标法》第十一条第一款第三项规定的情形，即诉争商标是否具有显著性。

《商标法》第八条规定：“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。”第十一条规定：“下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）其他缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。”

相对于传统类型的通过视觉识别的商标而言，声音商标为现行《商标法》规定的新类型商标，构成元素的差异也导致了对于商标的识别方式除传统的视觉识别之外，增加了听觉识别的方式。

对于声音商标是否具有显著性的判断，除应遵循对传统商标是否具有显著性的基本判断原理、标准与规则外，即应考虑指定使用的商品或服务、相关公众的认知习惯及指定使用商品或服务所属行业的实际情况等因素外，还应结合声音商标声音的时长及其构成元素的复杂性等因素，综合考察其整体在听觉感知上是否具有可起到识别作用的特定节奏、旋律、音效，从而对其可否起到区分商品或服务来源的作用作出判断。

具体到本案而言，考察诉争商标是否属于被诉决定所认定的“较为简单”的情形，不能仅考虑其构成元素单一、整体持续的时间较短等因素，而应当综合考察诉争商标整体在听觉感知上是否具有可起到识别作用的特定的节奏、旋律、音效。本案诉争商标虽然仅由同一声音元素“嘀”音构成且整体持续时间较短，但诉争商标包含六声“嘀”音，且每个“嘀”音音调较高、各“嘀”音之间的间隔时间短且呈连续状态，诉争商标整体在听觉感知上形成比较明快、连续、短促的效果，具有特定的节奏、音效，且并非生活中所常见，因此，其并不属于被诉决定所认定的声音整体较为简单的情形。

一般情况下，声音商标需经长期使用才能取得显著特征。经过对原告证据的审查可以认定，诉争商标已经由原告进行了长期、大量的使用。诉争商标的声音已经在即时通讯领域建立了较高的知名度，其识别性进一步增强，诉争商标与QQ软件、甲公司之间已经建立了稳定的对应关系，诉争商标在指定使用的“信息传送”服务项目上起到了商标应有的标识服务来源的功能。

在互联网行业中，通过提供增值服务或开发衍生产品、升级技术产品等商业模式以实现商业目的，是互联网企业的通常选择。本案中，结合甲公司提交证据可以认定，自QQ软件进入市场后，在诉争商标申请日前，QQ软件先后增加了提供互联网聊天室、电子邮件、在线贺卡传送、数字文件传送、计算机辅助信息和图像传送、提供在线论坛、超级群聊天等服务项目，而超级群聊天服务与诉争商标指定使用的电话会议服务在功能上完全相同。

虽然前述服务项目并未使用诉争商标的声音，但是前述服务项目与“信息传送”均属于QQ软件作为综合性即时通讯平台提供的服务，且诉争商标的声音亦已经与QQ软件建立了对应关系，因此，诉争商标使用在前述服务项目上亦具有显著性。另外，诉争商标可注册的服务项目范围也应当与诉争商标本身的知名度、影响力相适应。电视播放与新闻社服务与“信息传送”均属于国际分类第38类“电信”领域，且《类似商品和服务区分表》第38类特别注释“第三十八类主要包括至少能使二人之间通过感觉方式进行通讯的服务”，前述服务项目在功能、用途、服务对象等方面存在着比较紧密的联系。而且，互联网企业间的竞争实质上就是平台间的竞争，互联网企业为提升自身竞争力也会促进自身平台的产品结构创新、增加平台服务内容。对于甲公司而言，通过QQ软件综合性即时通讯服务平台提供电视播放、新闻服务项目也是其实际发展模式。另外，结合上述对于QQ软件知名度、“QQ”商标知名度、诉争商标知名度及相互之间对应关系等方面的分析可以认定，诉争商标指定使用在电视播放、新闻社服务项目上可以起到商标应有的标识服务来源的功能。

另外还需要指出的是，诉争商标的声音虽系QQ软件在运行过程中新消息传来时的提示音，但该提示音系人为设定，亦非该软件运行过程中所必然带来的结果，不属于功能性声音。

基于上述分析可以认定，诉争商标的声音整体上在其指定使用的服务项目上能够起到标识服务来源的功能，被告认定其不具备显著性缺乏事实及法律依据。

【二审认为】

商标法第八条规定：“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。”

第十一条规定：“下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）其他缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。”

商标法是商标注册审查的基本法律依据，在商标注册申请的审查过程中，无论具体商标标志是由何种要素构成，只要其符合商标法第八条的规定，都应当采用相同的审查标准予以同等对待。

尤其是在2013年商标法修改时，新法删除了商标构成要素必须属于“可视性标志”的原有要求，使得任何能够发挥商品或服务来源识别作用的标志都有可能作为商标获准注册，从而拓宽了商标类型的范畴，为今后更好地保护经营者的合法权益、维护市场竞争的良好秩序、保护消费者的合法权益提供了更大的可能。但与此同时，为了平等地对待不同商标注册需求的市场经营者、平等地保护已经获准注册的不同类型商标的商标权人，除非商标法有特殊规定，否则不应对声音商标以及今后可能出现的其他新类型商标作出特殊对待。

就本案而言，申请商标由连续的六声“嘀”音构成，各“嘀”音之间音色基本相同、时间间隔短促且基本相同，指定使用在第38类第38类“电视播放；新闻社；信息传送；电话会议服务；提供在线论坛；计算机辅助信息和图像传送；提供互联网聊天室；在线贺卡传送；数字文件传送；电子邮件”服务上。虽然申请商标构成要素的选取体现了甲公司的特定创意，但是，商标标志在其指定使用服务上是否具有显著特征，仍然需要结合相关公众的一般认知加以具体判断。

具体而言，由于申请商标仅由单一而重复的“嘀”音构成，相关公众通常情况下不易将其作为区分商品或者服务来源的标志加以识别，申请商标属于商标法第十一条第一款第（三）项规定的缺乏显著特征的标志。原审法院和商标评审委员会在该问题上的观点一致，本院对此予以确认。商标评审委员会有关申请商标标志本身缺乏显著特征的上诉理由成立，本院对此予以支持。

特定的标志其本身在特定的商品或者服务上可能缺乏商标注册所需的显著特征，但是当其经过使用而能够发挥识别作用时，则可以根据商标法第十一条第二款的规定予以核准注册。由于这种显著特征的取得建立在使用的基础之上，因此，此类商标获准注册的商品或者服务范围，也应当以其实际使用的商品或者服务为限。

通常情况下，不存在在一个商品或者服务项目上经过使用而取得显著特征的标志，即可仅因其在该商品或者服务上的使用行为，而在其他商品或者服务项目上当然获得显著特征。对于通过使用而取得显著特征的商标的审查，必须遵循“商品和服务项目特定化”之审查原则，避免显著特征使用取得认定过程中的泛化处理和以偏概全。

本案中，甲公司提供的证据能够证明申请商标“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音通过在QQ即时通讯软件上的长期持续使用，具备了识别服务来源的作用。原审判决认定申请商标在与QQ即时通讯软件相关的“信息传送、提供在线论坛、计算机辅助信息和图像传送、提供互联网聊天室、数字文件传送、在线贺卡传送、电子邮件”服务上具备了商标注册所需的显著特征并无不当，申请商标可以在上述服务项目上予以初步审定，本院对此予以确认。

但是，申请商标并未在“电视播放、新闻社、电话会议服务”上实际使用，原审判决以“电话会议服务”与“超级群聊天”服务功能完全相同以及综合性即时通讯软件服务平台存在提供电视播放、新闻服务的可能性为由，认定申请商标在上述三个服务项目上亦具有显著特征，显然不符合申请商标经过使用方才取得显著特征的案件事实，不适当地为申请商标预留了申请注册的空间，属于适用法律错误，本院对此予以纠正。商标评审委员会有关在案证据不能证明申请商标经使用已具有区别服务来源作用的上诉理由部分成立，本院给予相应的支持。

综上，原审判决认定事实清楚，适用法律基本正确，裁判结论适当，本院在纠正其相关错误的基础上，对其结论予以维持。商标评审委员会的上诉理由虽然部分成立，但尚不足以支持其上诉请求，本院对其上诉请求不予支持。

商标评审委员会应当根据本院前述认定重新作出复审决定，对申请商标在“信息传送、提供在线论坛、计算机辅助信息和图像传送、提供互联网聊天室、在线贺卡传送、数字文件传送、电子邮件”服务上的注册申请予以初步审定。

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条、参照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百三十四条之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

本判决为终审判决。