除了新创性，无效外观设计还有哪些理由

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作者：曾秋梅 广东莞信律师事务所 律师 专利代理师

原标题：除了新创性，无效外观设计还有哪些理由

一、引言

众所周知，外观设计专利保护的是富有美感并适于工业应用的新设计，因此，理论上，外观设计专利保护的是具有高颜值属性的新设计。

在竞争日趋激烈的当今社会，刨除品牌的影响，在品质不相上下，价格相差不大的情况下，高颜值的设计往往会吸引更多的消费者，一些厂家也会竞相效仿。而一项高颜值的设计往往汇聚、倾注了设计人员大量的心血，一般有知识产权保护意识的厂家都会申请外观设计专利进行保护。当专利权人发现市场上的疑似侵权产品时，一场专利侵权大战一触即发，而作为被告方，如何进行抗辩才能既无需赔偿又能继续生产销售疑似侵权产品呢？专利无效宣告（详见专利法第四十五条，以下简称“专利无效”）可以说是最釜底抽薪的一个策略，因为，根据专利法第四十七条的规定，宣告无效的专利权视为自始即不存在。

我们知道，外观设计专利的审查采用的是初审制，即初步审查没有发现驳回理由的，即可获得授权。因此，获得外观设计专利证书并不代表该专利的稳定性高。事实上，外观设计专利是否稳定，还需要看其能否经受住专利无效的考验。

那么，可以用哪些理由来无效外观设计专利呢？

二、外观设计无效宣告的理由

根据专利法实施细则的规定可知，针对外观设计专利的无效宣告请求的理由包括：

（1）被授予专利的发明创造不符合专利法第二条的保护客体，如被授予专利权外观设计专利申请不具有美感、不能工业应用或者非新设计（专利法第二条第四款）；

（2）被授予专利权的外观设计专利申请为现有设计、不具有明显区别或与在先取得的合法权利相冲突（专利法第二十三条）；

（3）申请人提交的有关图片或者照片没有清楚地显示要求专利保护的产品的外观设计（专利法第二十七条第二款）；

（4）对专利申请文件的修改超出原始申请文件记载的范围（专利法第三十三条）；

（5）分案申请的文件超出原申请记载的范围（专利法实施细则第四十三条）；

（6）发明创造违反法律、社会公德或妨害公共利益（专利法第五条）；

（7）对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计（专利法第二十五条）；

（8）依照专利法第九条（同样的发明创造只能获得一项专利权）规定不能取得专利权。

在外观设计专利的初审过程中，基本上能够解决第（1）、（3）至（8）这七项问题，将其扼杀于萌芽之中，若有“漏网之鱼”，则完全可以用以上的理由提专利无效。因此，在外观设计专利中，用的最多的无效理由是第（2）项，尤其是被授予专利权的外观设计专利申请为现有设计（新颖性）或不具有明显区别（创造性）这两个理由用的最为频繁、最为常见，针对这两个理由的研究和探讨在业界已经较为充分和丰富。本文则主要通过案例针对其中一些较为不常见的无效理由做一些论述和探讨。

三、相关案例

（一）专利法第二条第四款

根据新专利法的规定：外观设计，是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

也就是说，一项符合专利法的外观设计需要满足以下条件：

一是要对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合作出的新的设计；

二是需要富有美感；

三是以工业品为载体；

四是适于批量化生产的工业应用。

（2020）最高法知行终209号案件记载了一项外观设计申请，涉及申请号为201330647643.1，名称为“党民心兴章”的外观设计专利申请，经知识产权局初审后驳回，理由为：涉案申请属于一种设计图案，未以产品作为载体，不符合专利法第二条第四款的规定。后经复审、行政诉讼一审和二审，仍未获得授权。二审法院认为：本案中，涉案专利申请请求保护的是“党民心兴章”，实际为由一些汉字和阿拉伯数字构成的图案。上诉人虽然对这些汉字和阿拉伯数字和图案赋予了特殊的含义，但其并非以工业产品为载体，也非对适用于工业应用的具体产品的形状、图案、色彩或者其结合所作出的设计。因此涉案申请不符合专利法第二条第四款关于外观设计的规定。

该专利最终未能获得授权。事实上，在外观设计专利无效中，针对那些初审中不满足外观设计专利的定义而又获得授权的“漏网之鱼”，可以根据专利法第二条第四款的规定提出专利无效宣告请求。

而专利法意义上的美感又该如何定义？

（2020）最高法知行终359号案件中涉及一种木塑栏杆（其立体图如图1所示），请求人认为：外观专利中的“美感”，其存在目的或者说是价值所在是在出售专利产品时，可以在展示产品的一瞬间抓住消费者的眼光，即《专利审查指南》中所表述的“一般消费者能够产生引入瞩目的视觉效果”。对此，国家知识产权局认为：关于外观设计所述的富有美感，只要求外观设计具有某独特的视觉属性，能够吸引消费者的注意力，影响他们做出选择即可，并非要求产品的外观设计必须具有艺术标准上的美术价值。

图1 木塑栏杆立体图

由此可见，专利法意义上的“美感”并不需要达到艺术标准上的美术价值。只需要具有某独特的视觉属性，从而能够吸引消费者的注意力，影响其做出选择即可。

（二）专利法第五条第一款

专利法第五条第一款规定：对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。

图2 电动巡逻车后视图

图3 电动巡逻车立体图

举个例子，涉案专利保护的是一种电动巡逻车（如图2和图3所示），合议组认为：“警察POLICE”、警灯属于警察专用标志，代表了公安部门等具有的公权力，任何人见到该标识都会将其与特定国家机关或工作人员如公安机关或人民警察相联系，只有这些国家机关具有使用专用标志的权利，如果允许其他任何个人或组织使用，必将影响社会正常秩序，妨碍公共利益。专利权属于一种私有权利，专利权人并不属于有权使用警察专用标志的国家机关，也没有证据表明得到上述机关的批准或许可，因此涉案专利将警用标志纳入专利保护的范围，构成了《人民警察法》第36条规定的“其他个人和组织不得使用”的情形。因此涉案专利本身违反《人民警察法》的规定，而且其未经允许的制造、持有和使用等情形也将违反法律规定。涉案专利在视图中对于上述警用标志的使用构成“其它个人和组织不得持有和使用”的情形。违反《人民警察法》第36条的规定，因而不符合专利法第5条第1款的规定。一审法院支持了专利复审委员会的决定。

由此可见，对于那些违反法律、社会公德或者妨害公共利益的外观设计专利，可以以其不符合专利法第5条第1款的规定为由提起专利无效请求。

（三）专利法第九条

根据专利法第九条的规定：同样的发明创造只能授予一项专利权。其中，对于外观设计专利而言，其意味着对于相同或实质相同的外观设计，只能授予一项专利权，即便同一申请人在同日提出两项实质相同的外观设计，也可以用其中一项无效另外一项。

左边的图4和右边的图5为同一申请人同日提出的外观设计专利申请——天线，后均获得授权。

在无效宣告请求审查决定书中，合议组认为：二者的区别点主要在于整体形状及比例略有不同，二者的区别点不足以改变其所形成的基本相同的整体视觉效果，二者属于实质相同的设计，不符合专利法第9条的规定。

由此可见，在外观设计专利无效中，可以考虑检索同一申请人申请的其他外观设计，如有实质相同的申请，可以考虑用专利法第九条的规定提出专利无效。

（四）专利法第二十三条第三款中的抵触申请

专利法第二十三条第一款规定：授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。后半部分被称为“抵触申请”。

合议组认为：对于纸巾盒类产品而言，其整体具有较大的设计空间，可采用的设计元素和图案布局有诸多可能。涉案专利（图6）与证据1（图7）相比，其整体的设计风格、选取的卡通熊猫或者小羊形象相同，具体到卡通熊猫或者小羊形象的外轮廓、眼睛、鼻嘴设计以及底边条边设计也都相同。对于二者整体形状的区别，根据一般消费者常识可知，圆筒形纸巾盒常用于卷纸，长方体形的纸巾盒常用于片状抽纸，在生活中都较为常见，该区别是形状要素的整体置换，是将某一设计要素整体置换为该类产品的惯常设计的相应设计要素，属于《专利审查指南》中规定构成实质相同的情形；因此，二者属于实质相同的外观设计，涉案专利不符合专利法第23条第1款的规定。

由此可见，当存在抵触申请的情形时，可以该专利不符合专利法第23条第1款的规定为由提起专利无效请求。

那么实用新型和发明专利能否成为外观设计的抵触申请呢？根据上述定义，外观设计专利中抵触申请中的对比文件不包含发明和实用新型。

但是，大家知道，第四次修正后的新专利法中，针对外观设计专利至少有四处修改：一是保护期限，从原来的十年修改为十五年，二是保护客体，增加了对局部外观设计的保护，三是增加了外观设计的国内优先权制度，四是引入了外观设计专利开放许可制度。

随着局部外观设计制度的引入，发明和实用新型的附图中很有可能已经公开了外观设计的全部特征，那此时是否可以考虑将发明和实用新型作为抵触申请的对比文件呢？

例如，名称为“一种挂颈式手机拍摄辅助器”的实用新型的附图（图8）中公开了如下结构，如果该申请人或者其他人在该专利申请日后、公开日前申请了标号“1”（悬挂项圈）所示的外观设计，是否可以用该实用新型无效该外观设计呢？如果不能，是否有失公允？这是一个值得思考的问题。

图8 实用新型中公开的附图

（五）专利法第二十三条第三款

专利法第二十三条第三款规定：授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。

例如，针对专利号为201330235737.8、名称为“包装袋（6）”的外观设计专利，专利复审委员会认为：将本专利中使用的图样（图9和图10）与涉案商标（第3561618号）中的图样相比较可见，两者图案基本相同，虽然二者在色彩上有差异，但二者图案的一致容易导致一般消费者误认为本专利的外观设计产品中所包装的商品来源于商标权人，误导相关公众，产生混淆。因此，本专利的实施将会损害杭州爱嗑公司在先取得的商标权，即本专利与杭州爱嗑公司在先取得的合法权利相冲突，不符合专利法第二十三条第三款的规定。基于上述理由，专利复审委员会作出被诉决定，宣告本专利权全部无效。

那么，该条款中的“合法权利”包括哪些呢？

根据《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》第二十二条的规定，专利法第二十三条第三款所称的“合法权利”，包括就作品、商标、地理标志、姓名、企业名称、肖像，以及有一定影响的商品名称、包装、装潢等享有的合法权利或者权益。

那么发明和实用新型是否算“合法权利”呢？在名称为“三棱镜漂”的外观设计专利一案中，最高人民法院认为：由于发明或实用新型专利保护的是技术方案，外观设计专利保护的是产品的外观设计，二者不会构成权利冲突，故专利法第二十三条第三款所称的“合法权利”不包括发明或实用新型专利。

由此可见，当授权外观设计专利中包含请求人所享有的作品、商标、地理标志、姓名、企业名称、肖像、以及有一定影响的商品名称、包装、装潢等合法权利或者权益，请求人可以该外观设计专利不符合专利法第二十三条第三款的规定为由提起无效宣告请求。

（六）专利法第二十五条第一款第六项

专利法第二十五条规定：对下列各项，不授予专利权：……（六）对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。

例如，在一起驳回复审案中，申请人提交了“罐贴（加多宝）”的外观设计专利申请，国家知识产权局驳回了该申请，其理由是：该申请不符合《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十五条第（一）款第（六）项的规定。后专利复审委员会维持驳回决定。一审法院认为：根据本申请设计1至设计3的视图及简要说明，可以判断使用本申请的产品为罐贴，属于平面印刷品；本申请各设计主要是针对色彩而作出的；各设计视图所示主要设计内容的背景色为均匀红色，顶部、底部为均匀的深绿色横条纹，中间部分为大量的常见字体、常见横竖排列的两种色彩的文字，其颜色的变化及搭配非常简单，并不能带来装饰效果。公众更容易根据其中的文字部分即产品品牌、名称、厂家及地址、宣传用语等，识别本申请所涉及的产品的来源。因此，本申请各设计在整体上主要起标识作用，实质上属于对平面印刷品的图案和色彩作出的主要起标识作用的设计，属于专利法第二十五条第一款第（六）项规定的情形，不能被授予专利权，二审（（2017）京行终1929号）维持了原判。

图11 涉案专利主视图

另一个无效案件中，涉案专利是专利号为201030512645.6（图11）、名称为“复混肥料包装袋”的外观设计专利，专利复审委员会认为：涉案专利虽有产品名称、厂家、商标等起标识性的文字，但中间设计有扩张状的立体球形及其周围的发射线及光晕的图案，整个图案所占的比例较大，且具有一定美感，为明显的装饰性图案，因此不能将涉案专利归类于主要起识别作用的平面印刷品，不属于专利法第二十五条第一款第（六）项规定的不予授权情形。一审、二审均支持了专利复审委员会的意见。

由此可见，对于那些主要起标识作用的平面设计可以专利法第二十五条第一款第（六）项规定的规定提出专利无效请求。

（七）专利法第二十七条第二款

根据专利法第二十七条第二款的规定：申请人提交的有关图片或者照片应当清楚地显示要求专利保护的产品的外观设计。

图12 涉案专利主视图

例如，图12为名称为“面料(皇家玫瑰) ”的外观设计专利，其简要说明中记载：本外观设计产品是一种纺织制品，保护的内容包含有色彩，本产品的外观设计的单元图案四方连续并无限定边界。如图12所示，图案中包括6簇花团，每簇花团均由红色玫瑰花和绿色叶片组成，6簇花团的花朵和叶片的数量、形态各不相同。

在无效宣告请求审查决定书中，合议组认为：涉案专利所显示的6簇花团的花朵和叶片的数量形态各不相同，这6簇花团均未完整完全的显示，并且也未显现出任何规律性的图案排布，专利权人对此并无异议，故可以认定，涉案专利并非可以四方连续的单元图案，其视图中未清楚显示全部花型的一个完整的单元图案。即涉案专利请求保护的是具有单元图案且四方连续无限定边界的平面产品，但图案连接处不能构成完整的图案，导致该单元图案不能四方连续，进而无法确定涉案专利请求保护的产品的外观设计。因此，涉案专利未清楚地显示要求专利保护产品的外观设计，不符合专利法第二十七条第二款的规定。一审、二审均支持专利复审委员会的决定。

因此，如果申请人提交的有关图片或者照片不能清楚地显示要求保护的外观设计，即可以无效该外观设计专利。

（八）专利法第三十三条

专利法第三十三条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，……对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

如前述“党民心兴章”中，复审申请人在复审过程中提交了修改版本的图纸，专利复审委员会认为：其表达的图形图案较原申请日的图片内容，删除了“角数”、“兴设数”对应的文字图案内容，替换了“变”下方对应的文字图形内容，明显与申请日视图所表达的外观设计不同，不符合专利法第三十三条的规定。

因此，如果申请人在修改时超出了范围，则可以以此为依据提出专利无效宣告请求。当然，这就要求请求人调取原始申请文件，以与授权文本进行比对。

四、结语

总之，在面对外观设计无效时，除了常见的新颖性、创造性这两个无效理由外，不妨拓展思路，多想想用其他的无效理由是否能够实现专利无效的目的。

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：曾秋梅 广东莞信律师事务所 律师 专利代理师

编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君