【调研撷影】商品销售服务商标保护的困境与突破

陈惠珍

审判委员会专职委员

二级高级法官

商标权是指注册商标权利人对注册商标的支配权，包括专有使用权和禁止权。专有使用权以注册登记的商业标识为准、以核准使用的商品或服务类别为界；禁止权是注册商标权利人禁止他人未经许可使用其注册商标的权利，包括禁止他人非法使用注册商标、非法印制注册商标标识和非法销售侵权商品等。禁止权的范围大于专有使用权的范围，并由法律明确规定。根据我国《商标法》第57条规定，禁止权包括了专有使用权，并扩及类似商品、 近似商标、销售行为和反向假冒等。近年来，关于第35类“推销（替他人）”1服务商标的专有使用权及禁止权的范围问题，令一众注册了该服务商标的企业头痛不已。尤其是专门从事零售、批发等商品销售及经营超市卖场的企业，深陷商标保护困境，深感通过商品销售服务的信誉积累建立商业品牌的困难。商标执法及司法部门遇到此类问题时，对相关商标注册人在涉案商标的专有使用权、禁止权范围的认定上，也是颇费周章。因此，允许零售批发等商品销售服务在商标注册分类中设立专门服务项 目的呼声较高。

一、商品销售服务面临的商标保护短板

随着我国社会主义市场经济体制的建立发展和知识产权制度的不断完善，市场主体商标保护意识不断增强，短短数十年，我国已然是一个商标大国。 从事零售、批发等商品销售的企业自然也建立了商标保护意识，注册了自己的商标，但要通过注册的商标保护并禁止他人侵占自己在商品销售领域积累的商誉并非易事。 遍寻商品和服务分类表中45类一万多项商品和服务名称，没有对应于零售批发等商品销售服务的项目，唯一从字面上有点关联的只有第35类中的“推销（替他人）”，所以很多企业注册了这一项目作为其从事商品销售服务的商标，以至于这一项目的商标被戏称为“王牌商标”。 但是，“王牌商标”的注册并没有如愿产生“王牌保护”的效应，反而是暗藏风险、处处遇阻。

一是从事商品销售服务的主体注册该商标存在被撤风险。如注册该商标者从事商品销售，在店名、店铺上使用该文字商标，被认为系非第35类中的“推销（替他人）”服务上的商标使用，注册商标因三年不使用而被撤销，且复审及行政诉讼两审均落败 2 。此类纠纷在撤三案件中应该不在少数。二是注册该商标的主体禁止他人在销售活动中使用与该商标相同或近似商标，存在重重困难。芬迪公司以“FENDI”商标针对“FENDI”店招的维权、华润公司以“华润”商标针对“华润灯饰”店招的维权，均历经曲折且长达五年最终才“三锤定音” 3 。三是注册该商标的主体主张商标侵权赔偿遭遇强劲的免赔抗辩。随着知识产权法律意识的增强，市场主体维权意识增强了，抗辩意识同时也增强了，被诉侵权而作不侵权抗辩、在先使用抗辩、正当使用抗辩等已是知识产权侵权纠纷诉讼的常态，而免赔抗辩往往是被告一方在其他抗辩无效后的最后防线。被控侵权一方经过一系列抗辩，即使仍构成侵权，但若商标权人在注册类别三年不使用注册商标的事实成立，也可免除赔偿责任。如株式会社良品计画与北京棉田公司等的侵害商标权和不正当竞争纠纷上诉案中，棉田公司一方就是在争议商标的专有使用权和禁止权问题上竭尽抗辩之外，还提出抗辩称：对方只是销售商品，没有在“为他人销售商品（服务）提供建议、策划、宣传、咨询等服务”的证据，故构成三年内未在注册类别使用商标。根据《商标法》第六十四条第一款规定，其可不承担赔偿责任。此案因法院查明良品计画有通过网站宣传、介绍、推销合作公司商品等的事实，未采纳棉田公司免赔抗辩的主张 4 。四是注册该商标的主体在商品销售服务中使用该商标存在被诉侵权风险。如在“百果园”商标侵权案中，深圳百果园公司拥有“百果园”注册商标，核定使用于第35类“替他人推销”等服务，其是一家水果采购、门店零售等集于一体的连锁企业，在全国拥有超过4000连锁门店。东方祥麟公司是一家中国果菜产业十强企业，拥有“百果园”注册商标，核定使用于第31类“鲜水果、新鲜蔬菜、甘蔗”等商品，它认为深圳百果园公司在鲜水果上使用与其注册商标相似的“百果园”标识构成商标侵权，提起了标的额高达9103万元的侵权诉讼 5 。

二、商品销售服务商标保护短板的成因

企业注册了第35类中的“推销（替他人）”商标后，难以在其商品销售服务领域获得专有使用和禁止使用的商标权保护，原因在于按照《商标注册用商品和服务国际分类》（即尼斯分类，以下简称国际分类）和《类似商品和服务区分表》（以下简称区分表），第35类中的“推销（替他人）”服务不包括商业企业的活动，也就是说，零售批发等商品销售服务并不对应于“推销（替他人）”的服务项目。此说的依据来自于一个注释两个批复，即《国际分类》《区分表》关于第35类服务内容的注释和国家工商行政管理总局的两个批复。

根据《区分表》的编著规则，《区分表》中的注释援引《国际分类》的注释 6 。笔者查阅到的2002年国家工商总局商标局的《区分表》所引《国际分类》第八版关于第35类的注释，确实明确了：该类服务“尤其不包括：其主要职能是销售商品的企业，即商业企业的活动” 7 。因此，2004年8月13日，国家工商总局给四川省工商行政管理局的商标申字［2004］第171号《关于服务国际分类第35类服务项目是否包括商场、超市服务的请示》的批复也据此答复：《国际分类》第35类的注释明确说明，该类别服务的主要目的在于“对商业企业的经营或管理进行帮助”，或者“对工商企业的业务活动或者商业职能的管理进行帮助”，且“尤其不包括：其主要职能是销售商品的企业，即商业企业的活动”。因此，第35类的服务项目不包括“商品的批发、零售”，商场、超市的服务不属于该类的内容。该类“推销（替他人）”服务的内容是：为他人销售商品（服务）提供建议、策划、宣传、咨询等服务。2012年3月23日，国家工商总局给上海市工商行政管理局的商标监字[2012]第43号《关于超市服务与“推销（替他人）”服务是否属于类似服务的问题的批复》中再次明确：“超市服务”与“推销（替他人）”不属于类似服务。

由以上所引注释及两个批复的内容可以看出，按照《国际分类》和《区分表》，第35类服务不包括零售、批发等商品销售服务。也就是说，虽然很多企业注册了第35类“推销（替他人）”服务商标，但商品销售服务与之并不匹配，商品销售服务也不属于《区分表》中的任何服务类别。

2007年后，有关文本关于第35类服务的注释有了些许更改。自《国际分类》第九版起，第35类的注释中已没有了上述“尤其不包括……商业企业的活动”的内容，并增加了“本类尤其包括为他人将各种商品（运输除外）归类，以便顾客浏览和购买；这种服务可由零售、批发商店通过邮购目录和电子媒介，例如通过网站或电视购物节目提供”。但直到2021年12月27日国家知识产权局发布《关于启用尼斯分类第十一版2022文本的通知》，该通知将第35类的类似群名改为为他人推销，仍然强调的是“按分类要求，商品销售不视为服务”，商品销售服务的商标注册项目仍然阙如。

三、商品销售服务获取商标保护的突破

零售批发等商品销售企业注册了第35类商标，并不意味着获得了在零售、批发等商品销售服务上的专有使用权，也不能禁止他人在零售、批发等商品销售服务上使用。那么，零售、批发等商品销售企业如何通过注册商标保护其在销售服务领域积累的商誉？ 这一问题随着几件有影响的侵害商标权案件跌宕起伏的结果变化而更为突显。 这一方面表明商标权利人为争取扩张“推销（替他人）”服务商标在商品销售服务上获得保护所做的努力，另一方面，也反映出商标执法、司法部门客观上也有突破该服务商标的使用及保护范围的趋向。

从侵害商标权民事案件的判决看，已有多例生效判决将商品零售、批发认定为与“推销（替他人）”属于类似服务。如最高人民法院再审改判的“华润”商标侵权案，该案被评为2021年度中国法院50件典型知识产权案件。华润商店系刘某某经营的个体工商户，其在店铺招牌、店面装潢、商品吊牌及相关宣传材料上使用了被诉侵权标识“华润灯饰”。华润集团公司等起诉主张使用该标识的行为侵害了其注册于第35类“推销（替他人）”的“华润”“华润万家”等注册商标专用权。此案一、二审均认为华润商店不构成商标侵权。华润公司申请再审。最高人民法院再审认定，华润商店使用标识中的“华润”是显著识别部分，起到指示商品及服务来源的作用，构成商标性使用。且使用方式已超出姓名及企业名称简称使用的范畴，标注其他标识也不影响“华润灯饰”所起到的识别作用。再审判决主要依据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款规定，即“类似服务，是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同，或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。”判决书就“批发、零售”与“推销（替他人）”是否构成类似专门有一段论述：华润商店批发、零售各种品牌的灯具等商品的行为“与华润公司注册商标核定使用的第35类‘推销（替他人）’服务在服务目的、内容、方式及服务对象等方面存在较大关联，二者构成类似服务。虽然《类似商品和服务区分表》中第35类‘推销（替他人）’服务中并未明确包含‘批发、零售’服务，但是认定服务是否构成类似，应当以相关公众的一般注意力为标准，结合经营主体的经营范围、经营模式、服务对象等因素综合考虑。从本案来看，华润商店将自己所代理或购进的各类品牌灯饰进行归类并统一销售，以方便消费者选购，其所销售的灯饰产品显示的标识及相关信息仍来源于其代理或购进的灯饰品牌，而‘华润灯饰’系为销售上述灯饰产品所提供的服务标识。上述销售模式与涉案商标核定使用的服务存在交叉和重合，二者构成类似服务。”最后，再审判决认定华润商店的行为构成侵害“华润”“华润万家”等注册商标专用权 8 。

此前，上海高级人民法院再审判决的“FENDI”商标案，也涉及零售行为与第35类“推销（替他人）”服务是否类似的问题。益朗公司向芬迪公司“FENDI”商品的法国经销商SHP公司购货，然后，在国内的奥特莱斯开设专卖店销售“FENDI”商品，将“FENDI”直接作为店招使用。芬迪公司据以主张权利的“FENDI”商标核定使用于第35类服务，范围为：广告；企业经营；企业管理；办公室事务；为了他人的利益将下列各种产品集中在一起，不包括产品的运输，比如像香料……包类……服装……，以便顾客能够见到并且购买这些商品。本案主要争议在于：益朗公司开设使用“FENDI”店招的店铺销售“FENDI”商品的行为，与“FENDI”注册商标核定的第35类服务是否相同或类似。上海高级人民法院再审观点虽认同一审法院关于第35类服务不包括经营者作为销售主体从事的商品批发、零售服务，益朗公司的销售行为与第35类服务并不相同的观点，但认为根据最高人民法院司法解释关于类似服务的规定，商品销售服务与第35类服务的内容和方式具有一定关联，是否类似并不绝对，还应考量其类似程度是否足以导致相关公众产生混淆。本案中，益朗公司在店招上单独使用涉案商标，虽与芬迪直营店有不同，仍足以导致相关公众误认为涉案店铺与芬迪公司之间存在着控制、许可等关联关系。而益朗公司所设置的其自有标识并不足以消除上述混淆。故益朗公司在涉案店铺店招上使用“FENDI”标识系在类似服务上使用与涉案商标相同的商标，容易导致混淆，属于商标法列举的商标侵权行为。益朗公司的再审请求不能成立。判决维持二审判决结果 9 。

上述两件案件因当事人之间的争议较大，经历了一审、二审，直至再审，都历时五年左右，审判结果反差也大，在业界产生了较大的影响。上海、江苏两地法院判决的涉及“大润发”的商标侵权案，都认定原、被告均从事超市经营，被告在超市经营中使用与原告“大润发”相同的文字作为店名、悬幅及宣传等使用的行为，侵害了康成投资（中国）有限公司注册于第35类“推销（替他人）”服务的“大润发”商标专用权 10 。在前述“百果园”商标案中，法院认为，尼斯分类表2007年前后两版的变更；实际经营中大多数零售商家在第35类“替他人推销”类别上申请注册商标并用于商场、超市服务，事实上已经将商场、超市与第35类“替他人推销”服务项目视为同类服务；这种实际使用行为向相关公众传达了同样的信息，足以使相关公众认为该商标核定使用的范围就是商场、超市等提供商品零售的服务。故应当认定商品的零售服务属于第35类“替他人推销”。深圳百果园公司是提供水果零售服务的连锁企业，而非水果生产企业，其在经营过程中使用百果园等标识是属于对自己商标及字号的正当使用，不会与原告注册商标造成混淆，不构成商标侵权 11 。

纵观上述案例，法院在审理侵害商标权案件中，涉及主张第35类服务商标保护时，对于商品销售服务与“推销（替他人）”之间的关系，并未拘泥于《国际分类》《区分表》注释及两份批复的内容，更倾向于根据最高人民法院司法解释关于类似服务的界定，以相关公众一般认知为标准，结合服务的目的、内容、方式、对象等方面是否相同，或一般认为是否存在特定联系、容易造成混淆等因素，进行综合判断。虽然，各案例的判案理由和说理并不完全相同，个别案件的说理难言完满，但总体而言，都遵循了司法解释的基本标准，顺应了客观实际，体现了市场行为应遵循的诚实信用原则，有利于维护正常的市场竞争秩序。

从行政程序分析，商标局、商评委也都有将经营超市、零售服务的企业注册于第35类服务“推销（替他人）”上的商标，认定为驰名商标的成例。意味着其也认同了经营超市、零售服务与第35类“推销（替他人）”服务之间的联系。前述所引几件侵害商标权民事案件判决书所认定的案件事实中，也出现了涉案商标被认定为驰名商标的事实。如：2015年8月，国家工商总局商评委认定株式会社良品计画注册于第35类“推销（替他人）”服务上的“無印良品”商标为驰名商标 12 。2016年1月，国家工商总局商评委认定在第35类“推销（替他人）”服务上的“大润发”商标为驰名商标 13 。2016年12月29日，国家工商行政管理总局商标局在行政程序中认定深圳百果园公司注册于第35类“替他人推销”服务上的“百果园”商标为驰名商标 14 。而注册上述三件商标的三个企业所经营的正是棉织品等的批售、大型超市、水果零售等的商品销售类的服务。行政程序中的这种认定，也是对商品销售企业在第35类服务上商标保护的一种突破。

尽管如此，上述“突破”并不能从根本上解决企业在商品销售服务上的商标保护问题。由于并无对应于商品销售服务的注册类别，即使注册了第35类服务商标，注册人对其商标权利的稳定性如何、在商品销售领域积累的商誉能否得到保护，其实仍处于不确定状态中。因此，最根本的解决途径还是增设商标注册的服务项目，开放商品销售类服务商标的注册。首先，商品销售虽是个古老的行业，但随着社会经济的发展，商品种类越来越多，商品流通越来越频繁，流通的范围也越来越广泛，做好销售服务以壮大企业规模和能级，需要市场营销、消费心理、趋势预测等诸多方面的知识、技能和智慧，企业为此注册商标，也是其保护商誉进行市场竞争的需要。其次，接受商品销售服务作为商标注册项目的国家也越来越多。一些主要经济体，如美国、欧盟、日本、韩国、印度、巴西、俄罗斯、澳大利亚等都已接受在百货、商超、零售类别上的服务商标注册 15 。再次，我国有权根据本国的实际需要增加注册项目。虽然，商标注册类别及项目主要以《国际分类》为依据，但各国有权根据自己实际情况增加新的商品和服务项目，近年来，我国在《区分表》历年文本中实际也已增加了不少根据我国经济发展需要而增加的新的商品和服务的注册项目。最后，接受商品销售服务作为商标注册的专门项目，有利于给予市场主体确定的预期，建立有序的竞争秩序。让注册人专注耕耘于自己注册的服务领域，让商场上的其他经营者明确他人的权利范围，至少可以减少因制度不完备、权利界限模糊的误导甚至诱导而产生的纷争。综上所述，增加商品销售服务的商标注册项目并非不可为，也非不能为，更有必要为，期待企业以专项注册商品销售类服务商标的愿望早日实现。

注解

1.基于《商标注册用商品和服务国际分类》（简称国际分类）第八版的《类似商品和服务区分表》（简称区分表）2002文本中，第35类涉及这一项目的名称是“推销（替他人）”；基于《国际分类》第九版的《区分表》2007文本之后，这一项目名称改为“替他人推销”；《区分表》2022文本则改为“为他人推销”。故本文中这三个名称指的是同一个项目名称。

2.北京市高级人民法院（2016）京行终117号行政判决书，转引自张月梅“推销（替他人）服务和零售、超市是什么关系？答案是没关系”一文，载http://www.iprdaily.cn/news_14562.html，2022-6-8。

3.最高人民法院（2021）最高法民再338号民事判决书、上海市高级人民法院（2019）沪民再5号民事判决书。

4.上海知识产权法院（2021）沪73民终29号民事判决书。

5.黄熠、黄有志“同一产业链前后端的商品与服务一般不构成类似——福建高级人民法院判决东方祥麟公司诉深圳百果园公司等侵害商标权纠纷案”，载《人民法院报》2020.10.19.第七版，http://rmfyb.chinacourt.org/paper/html/2020-10/29/content_173313.htm?div=-1，2022.6.6.访问。

6.国家工商行政管理总局商标局2002年编辑的《类似商品和服务区分表》之说明第三条；中国工商出版社2017年1月出版，国家工商行政管理总局商标局编著《类似商品和服务区分表——基于尼斯分类第十一版（2017文本）》编者说明第四条。

7.国家工商行政管理总局商标局2002年编辑的《类似商品和服务区分表》中关于第三十五类的【注释】。

8.最高人民法院（2021）最高法民再338号民事判决书。

9.上海市高级人民法院（2019）沪民再5号民事判决书。

10.上海知识产权法院（2015）沪知民初字第731号、（2016）沪73民初443号民事判决书，江苏省高级人民法院（2018）苏民终634号民事判决书。

11.同注[6]。

12.同注[4]。

13.上海知识产权法院（2015）沪知民初字第731号、（2016）沪73民初443号民事判决书。

14.同注[6]。

15.转引自于泽辉“关于商品零售行业的服务商标注册问题”一文，载《中华商标》2021年第11期。

原文载于《中华商标》2022年第9期

来源：中华商标杂志

文字：陈惠珍

责任编辑：牛贝

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