案说专利法 | 专利代理机构违约责任损害赔偿范围的确定

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【裁判要旨】

专利代理合同履行过程中，当事人约定由第三人向委托人履行合同的，若该第三人不履行或其履行不符合合同约定，仍由原签订合同的专利代理公司向委托人承担违约责任。关于委托人所遭受损失的赔偿，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。具体而言，专利代理费和申请费属于直接经济损失应当予以赔偿；对于专利研发的各项投资费用应综合考虑专利申请的技术领域、技术攻关难度、专利权类型等因素酌情确定；对于专利授权后的预计收益，由于基于专利展开的商业活动具有不确定性，显然会超出专利代理公司订立合同时的预期，而一项专利最终能够得以实施并取得成功除考虑专利本身的价值外，还与市场需求、营销模式等其他多种因素密切相关，对于该部分费用应参考专利本身的价值等因素酌情确定。

【法律关系图】

【关联法条】

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定（2015修订）》第二十二条

【诉讼主体】

上诉人（原审原告）：朱某。

被上诉人（原审被告）： A公司 。

【基本案情】

原告朱某某诉称，原告与被告B公司订立专利申请代理委托合同，约定由B公司代理原告的专利申请事宜。合同签订后，被告B公司的时任法定代表人滕某负责与原告沟通，并进行专利申请。2010年左右，因滕某离职，被告B公司告知原告与被告A公司的法定代表人袁某联系，由袁某负责相关专利申请代理事宜。该专利于2015年已获得授权，但由于两被告未将此事告知原告，两被告和原告均未在规定时间内至专利局办理登记手续，该专利被视为放弃。

【一审认为】

朱某与B公司的专利申请委托代理合同约定B公司为朱某办理专利代理事务，在收到中国专利局发出的任何官方文件必须及时转达给朱某，如有答复期限，应及时提醒朱某相关事宜。合同还附有朱某在沪联系人的联系方式。合同签订之后，朱某按期支付了相应的费用，但B公司却未能及时将专利的申请进程告知朱某，导致涉案专利在获得授权之后因未办理登记手续而被视为放弃，故B公司未能按照合同约定完成相应的专利申请，故其行为已经构成违约。B公司认为，该专利申请委托代理行为系滕雪的个人行为，与B公司无关，对此原审法院认为，涉案专利申请委托代理合同上盖有B公司的合同专用章，且在签订涉案合同时滕雪系B公司的法定代表人，故滕雪的行为应当认定为B公司的行为，而非其个人行为。B公司的该辩称意见缺乏事实及法律依据，原审法院不予采信。B公司还认为，朱某应当对于专利申请的流程附有相当的注意义务，其对于专利局未能将相关结果送达具有过错，应当承担相应的责任。对此原审法院认为，朱某并非专业的专利代理机构，且其长期不在上海，所以在签订合同时特别注明在沪联系人的联系方式，B公司对此事属于明知，却未将朱某的正确联系方式告知国家知识产权局，且B公司本身的地址亦不能成功送达，原审法院认为审查通知未能成功送达系由B公司造成，应由B公司承担违约责任。对于B公司的该辩称意见亦不予采信。

在涉案合同的履行过程中，自2010年10月起，就涉案专利的申请事宜朱某均与A公司的法定代表人袁辉进行沟通，A公司以其行为参与涉案合同履行。A公司认为该行为系袁辉的个人行为，A公司并不知情，对此原审法院认为，袁辉系A公司的法定代表人，且朱某与袁辉之间的邮件往来有抄送A公司的经理麦世宏，故该行为属于A公司的行为，而非袁辉的个人行为，故A公司实际上以以自己的行为表示其愿意履行合同。《合同法》第六十五条规定当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定，债务人应当向债权人承担违约责任。A公司虽然参与了涉案合同的履行，但其并非涉案合同的相对方，在涉案合同签订时，A公司尚未成立。即使由于A公司的过错造成相关文件通知未能及时送达，鉴于A公司并非涉案合同的相对方，根据合同的相对性原理其不应承担相应的违约责任，因合同瑕疵履行的违约责任仍由B公司向朱某承担。

B公司违反合同约定，应当承担相应的违约责任，赔偿朱某因此所遭受的损失。朱某主张的损失包括以下四个部分：专利代理费及申请费、实审费及相应利息;专利研发各项投资费用及利息；专利成功后预计转让收益；因诉讼而发生的各种开支。《合同法》第一百一十三条规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。关于专利代理费及申请费、实审费属于朱某因B公司不履行合同项下义务而遭受的直接经济损失，原审法院予以支持。关于专利研发的各项投资费用，原审法院虽对朱某提交的其为研发该专利而支出的费用清单不予采信，但原审法院不否认朱某为研发涉案技术方案会投入金钱和时间，对于该部分费用将综合考虑涉案专利申请的技术领域、技术攻关难度、专利权类型等酌情予以确定。关于专利成功后预计转让收益，如果合同正常履行，在涉案技术符合专利法授权条件的前提下，朱某的申请应该获得专利授权，这是B公司可以预见的范围。但是在专利授权后，基于该专利展开的商业活动可能带来的收益则具有不确定性，显然超出了B公司订立合同时的预期。而一项专利最终能够得以实施并取得成功除了考虑专利本身的价值外，还与市场需求、营销模式等其他多种因素密切相关。故对于朱某主张的专利授权后预计转让收益部分的赔偿费用原审法院将参考专利本身的价值等因素酌情予以确定。关于因诉讼发生的各种开支，由于该案系合同纠纷，而涉案合同并未就合理费用作出约定，故原审法院对于朱某的该主张不予支持。

【一审裁判】

一、B公司应于本判决生效之日起十日内赔偿朱某经济损失100，000元；二、驳回朱某的其余诉讼请求。B公司如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费32，480元，由朱某负担15，734元，由B公司负担16，746元。

【二审认为】

本院认为，本案二审主要的争议焦点是：一、B公司是否需要因其违约行为赔偿朱某本案诉讼的各种开支；二、本案原审判决适用《合同法》第一百一十三条是否正确；三、原审判决酌情确定的赔偿数额是否合适。

关于焦点一，本案中，朱某主张B公司应当赔偿其因诉讼发生的各种诉讼开支费用。对此本院认为，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十二条之规定，是针对当事人存在违反《中华人民共和国专利法》第十一条所规定的侵害专利权行为之时所要确定损害赔偿范围的规定，并非朱某在本案所主张的因违约行为所应当承担损害赔偿责任。因为，根据查明的事实可知，本案系专利代理合同纠纷，朱某在一审时主张B公司赔偿其损失的原因在于B公司存在的违反涉案专利代理合同的违约行为，此时，因合同纠纷所产生的损失赔偿额应当相当于因违约造成的损失，一般而言实质上是指合同履行后可以获得的利益，而不包括因合同纠纷所产生的诉讼开支费用。对于当事人因合同纠纷所产生的诉讼开支费用，按照合同自治原则，除非当事人在涉案专利代理合同中当事人就该项开支费用作出了明确约定，否则不应予以支持。本案中朱某与B公司之间在涉案专利代理合同中并未作出过该项约定，故朱某该项主张，原审法院未予支持并无不当。

关于焦点二，本案中B公司主张，《合同法》第一百一十三条规定是对损害赔偿的规定，本案不能适用该项规定。对此，本院认为，根据《合同法》第一百零七条之规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。B公司违反合同约定，应当承担相应的违约责任，赔偿朱某因此所遭受的损失。同时，《合同法》第一百一十三条规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。该条规定用于确定合同一方当事人违约所应当赔偿损失的范围，并不是确定当事人是否需要赔偿损失的规定。也正是因为本案中当事人在涉案专利代理合同中并无损害赔偿之约定，依据《合同法》第一百零七条之规定，本案中，B公司因其违约行为理应赔偿朱某因此所遭受的损失。进而才应当依据《合同法》第一百一十三条确定B公司应当赔偿朱某因此所遭受的损失的范围。所以，B公司该上诉理由，并无事实基础和法律依据，本院不予支持。

关于焦点三，朱某主张原审法院未予采信其市场前景分析与收益预测报告不正确，举证责任分配不当进而导致原审判决确定的赔偿数额过低。对此，本院认为，朱某在本案中主张的损失包括以下四个部分：专利代理费及申请费、实审费及相应利息;专利研发各项投资费用及利息；专利成功后预计转让收益；因诉讼而发生的各种开支。对于因诉讼而发生的各种开支在前述焦点一已经阐述，在此不再赘述。亦正如在前述焦点二所阐述，本案B公司应当赔偿朱某的损失范围应当按照《合同法》第一百一十三条的规定确定，在此亦不再赘述。关于专利代理费及申请费、实审费属于朱某因B公司不履行合同项下义务而遭受的直接经济损失，原审法院予以支持正确，本院予以确认。关于专利研发的各项投资费用及专利成功后预计转让收益，朱某在本案一、二审时均提交了其为研发该专利而支出的费用清单及市场前景分析与收益预测报告，但朱某并无相关证据证明该部分费用清单与研发涉案技术方案的关联性，同时该市场前景分析与收益预测报告系朱某单方制作，且其并无任何证据证明涉案技术方案在其他国家所申请专利存在转化利用的收益，故原审法院对此均未予采信，并无不当。同时，本案并不存在需要适用《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十三条规定的情形，一方面，朱某提交的证据不能采信，不能用以证明其主张；另一方面，就此B公司并未提交相反的证据反证朱某的前述主张，本案就此并不存在适用优势证据规则的基础。当然，不可否认的是朱某为研发涉案技术方案会投入金钱和时间，故对于该部分费用原审法院综合考虑涉案专利申请的技术领域、技术攻关难度、专利权类型等酌情予以确定，并无不当。而且，如果合同正常履行，在涉案技术符合专利法授权条件的前提下，朱某的申请应该获得专利授权，这是B公司可以预见的范围。但是在专利授权后，基于该专利展开的商业活动可能带来的收益则具有不确定性，显然超出了B公司订立合同时的预期。而一项专利最终能够得以实施并取得成功除了考虑专利本身的价值外，还与市场需求、营销模式等其他多种因素密切相关。故对于朱某主张的专利授权后预计转让收益部分的赔偿费用，原审法院参考专利本身的价值等因素酌情予以确定，亦无不当。因此，朱某前述上诉主张，均缺乏事实基础和法律依据，本院均不予支持。

另，A公司认为，该专利申请委托代理行为系滕雪的个人行为，与A公司、B公司无关，对此本院认为，涉案专利申请委托代理合同上盖有B公司的合同专用章，且在签订涉案合同时滕雪系B公司的法定代表人，故滕雪的行为应当认定为B公司的行为，而非其个人行为。A公司的该上诉理由缺乏事实及法律依据，本院不予采信。而且，本院在此还必须要提醒B公司，作为知识产权专业代理公司，出现本案这种因工作失误导致专利申请失效的情形，理应积极承担责任，而不是推诿卸责，唯如此企业方可长远发展。

【二审裁判】

综上所述，朱某、B公司的上诉请求均不能成立，应予驳回；原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费10095元，由朱某负担7795元（已交纳）， B公司 负担2300元（已交纳）。

本判决为终审判决。