最高人民法院：创造性判断中商业成功的考量时机与认定方法

申请再审人国家知识产权局专利复审委员会与被申请人胡颖、原审第三人蚤深圳市恩普电子技术有限公司实用新型专利权无效行政纠纷案［最高人民法院g(2012)行提字第8号行政判决书］

最高人民法院认为，一般情况下，只有利用“三步法”难以判断技术方案的创造性或者得出无创造性的评价时，才将商业上的成功作为创造性判断的辅助因素;对于商业上的成功的考量应当持相对严格的标准，只有与技术方案相比现有技术作出改进的技术特征是商业上成功的直接原因的，才可认定其具有创造性。

最高人民法院提审认为:对技术方案创造性的评价，一般是从对现有技术作出贡献的角度出发，采取相对客观的“三步法”判断方式,判断要求保护的技术方案是否对现有技术构成了实质上的贡献，从而决定是否对其授予垄断性的专利权。当采取“三步法”难以判断技术方案的创造性或者得出技术方案无创造性的评价时，从社会经济的激励作用角度出发，商业上的成功就会被纳入创造性判断的考量因素。当一项技术方案的产品在商业上获得成功时,如果这种成功是由于其技术特征直接导致的，则一方面反映了该技术方案具有有益的效果，同时也说明了其是非显而易见的,该技术方案即具有创造性。但是,如果商业上的成功是由于其他原因所致，例如销售技术的改进或者广告宣传等,则不能作为判断创造性的依据。因此，商业上的成功是当技术方案本身与现有技术的区别在构成可授予专利权的程度上有所欠缺时，如有证据能够证明该区别技术特征在市场上取得了成功，则从经济激励的层面对其予以肯定。商业成功是创造性判断的辅助性因素。相比相对客观的“三步法”而言，对于商业上的成功是否确实导致技术方案达到被授予专利权的程度，应当持相对严格的标准。当申请人或专利权人主张其发明或者实用新型获得了商业上的成功时,应当审査:发明或者实用新型的技术方案是否真正取得了商业上的成功;该商业上的成功是否源于发明或者实用新型的技术方案相比现有技术作出改进的技术特征，而非该技术特征以外的其他因素所导致的。商业上的成功体现的是一项发明或者实用新型被社会认可的程度。理论上讲，成功与否应当由该发明或者实用新型所代表的技术或商品相比其他类似的技术或商品在同行业所占的市场份额来决定，单纯的产品销售并不能代表已经取得商业上的成功。一项发明或者实用新型获得商业上的成功所基于的直接原因应当是创造性判断的重点。导致商业上取得成功的，必须是发明或者实用新型的技术方案相比现有技术作出改进的技术特征，而非该技术特征之外的其他因素。因此，必须对导致商业成功的原因进行详细分析，从而排除技术特征之外的其他因素对取得商业成功的影响。本案中，专利权人在二审阶段提交证据以证明本案专利产品获得了商业成功，但其提交的证据仅载明湖北、河南、黑龙江省人口与计划生育委员会釆购了116台本案专利产品,从产品的销售量来看，尚不足以证明本案专利产品达到商业上成功的标准。二审判决基于该新证据得出本案专利已经取得商业上的成功，证据不足。

——《最高人民法院知识产权案件年度报告＞（2012）、