关于美国不公平行为（“inequitable conduct”）的典型司法案例

在美国专利法中，不公平行为（“inequitable conduct”）是指在专利申请过程中，通过避免披露、歪曲等手段，意图欺骗美国专利商标局获得专利授权等违反申请人的诚信义务的行为【1】。一旦在诉讼中证实存在不公平行为，法院将实施处罚，使专利无法实施。事实上，不仅该专利无法实施，与该专利相关的家族专利存在被认定无法实施的风险。正因如此，不侵权抗辩、无效抗辩以及不公平行为成为专利侵权诉讼抗辩的三板大斧子。
01、关于37 C.F.R. § 1.56的申请人披露义务（Duty of Disclosure）
37 C.F.R. § 1.56 （以下称56条）要求专利申请人在与美国专利商标局 (PTO) 打交道时履行坦诚义务并诚信行事，这包括披露对未决专利申请中任何权利要求的可专利性至关重要的信息的义务。一般来说，申请人必须向专利商标局提交任何可能影响其专利申请中要求保护的发明是否具有专利性的现有技术，例如先前的专利和出版物。该义务还包括披露可能构成专利性障碍的先前公开使用或销售的信息。
第 56 条没有具体规定对未履行披露义务的处罚。但是根据普通法，违反这一义务会导致认定不公平行为。如果证明存在不公平行为，法院将实施处罚，使涉案专利以及相关的家族专利均无法实施。因此，不遵守56条的处罚相当严厉。并且，承担披露义务的人范围相当宽泛，除公司以外的，包括参与准备、提交、归档和/或起诉专利申请的所有个人。
由于导致的后果严重以及在Therasense案前，缺乏对不公平行为认定的明确标准，该抗辩一度成为诉讼中过度滥用的手段。美国法律业界称其为专利诉讼制度中的 “瘟疫”，意指该抗辩方式被严重滥用。同时，不公平行为指控的激增也导致专利申请人和从业者会在专利申请的过程中过度信息披露声明 (IDS) ，增加了专利审查员的审查负担，也最终损害了授权专利的质量。
02、关于不公平行为认定的著名案例TheraSense v. Becton-Dickinson【2】
正是在不公平行为抗辩过度使用的背景下，联邦巡回上诉法院（CAFC）在Therasense案中对认定标准进行了审理和总结，认为：侵权人必须从以下两个角度来证明其主张：1）专利权人未披露的、歪曲或提供虚假陈述的相关资料或信息均与专利的可专利性相关；2）前述1）的行为具有欺骗专利商标局的明确故意。并且，与Therasense案之前的Sliding认定标准不同，该案的法官认为，未披露内容的重要性和主观故意是两个独立的要素，应分别进行论证，并均应满足相应的证据标准。具体而言，对于资料或信息的重要性证明，采用“如果没有”的标准（but-for），即，被告必须通过优势证据的证明标准来证明，如果不是因为专利权人的未披露或虚假陈述等，该专利就不会被授予专利权。按照这个标准，即使专利权人未披露某些文件或信息，但是如果这些文件或信息不足以影响专利授权，那么不足以认定不公平行为。
对于上述的“but for”标准，CAFA设立了一个例外情形，就是恶意的不当行为（affirmative egregious misconduct），例如，故意提交虚假的宣誓书等。这种情形下，被告的主观恶意昭然若揭，不要求证明文件或信息的重要程度。
关于不公平行为认定的第二个因素—明确故意，法院认为，专利权人实施相关争议行为必须出于欺骗美国专利商标局的主观故意，并且这一项的证明标准是清楚并令人信服的证据标准，比前述“重要性”的证明标准要高。在CAFC看来，如果申请人知道相关信息的存在，并且知道相关信息的重要性，但主动选择不向专利商标局披露，则能证明义务人存在欺骗专利商标局的明确故意。这种主观故意可以间接推断，前提是这样的推论是“唯一最能够从证据中得出的合理推论”【3】。
通过明确“重要性”以及“明确故意”两个考量因素、二者之间的关系以及各自的证明标准，CAFC希望遏制目前被过度滥用的制度，为其提供更为明确的指导意见。然而，业界同样有学者认为，这个判决可能将从一个极端跳至另一个极端，导致不公平行为抗辩使用困难，并且极大限制了地区法院的自由裁量权。
03、Therasense案后关于不公平行为的重要案例
笔者按照大致的时间顺序梳理了一下检索的案例，供大家对不公平行为的具体情形有常识性的了解，避免出现不可挽回的错误。由于篇幅问题，略去与不公平行为无关的部分。
3.1）August Technology Corp. v. Camtek, Ltd.【4】
CAFC驳回被告关于不公平行为的主张，认为，申请人未披露的在先销售的设备并未在涉案专利的申请日前上市销售，不属于35 U.S.C. 第 102(b)条规定的现有技术，不属于Therasense案要求的“but for”信息。并且，CAFC进一步分析，即使前述未披露的设备确实是在申请日前上市销售的，仍然不满足“but for”标准，因为其与其他在先技术结合仍然无法使涉案专利申请因为缺乏创造性而不被授权。
3.2）Powell v. Home Depot USAInc.【5】
可以理解，实务中不公平行为涉及的未披露信息大部分是影响专利申请授权的在先技术。但与此不同，该案涉及的未披露信息并非在先技术。在涉案专利申请过程中，申请人提交了一份请求加快审查的请求书（Petition to Make Special），理由是他有义务制造和供应被权利要求覆盖的产品。然而，在请求书获准之前，申请人在请求书提到的意向买家通过其他更高效的途径制造出了相关零部件，即，申请人不再有紧急的制备设备的义务，但申请人未及时更新请求书，以表明请求书所依托的事实已经发生改变。最终，专利商标局批准了快速审查的请求。
CAFC认为，申请人在该案中的行为明显不符合“but for”标准，其严重程度亦未达到“恶意不当行为”（Therasense案确定的例外情形），例如提交虚假的宣誓书。因此，CAFC驳回了被告关于不公平行为的主张。
3.3）Aventis Pharma S.A. v. Hospira, Inc.【6】
这个案例是Therasense案以后CAFC做出的第一个支持不公平行为认定的案例。在该案中，各方在未披露信息的“重要性”这点上几乎没有争议，因为在一审过程中，一审法院已经基于该未披露的信息认定涉案专利无效。
如前所述，在主观意图方面，被告须按照清楚并具有说服力的证据标准来证明原告未披露相关资料是出于欺骗专利商标局的明确故意。在该案中，涉案专利的发明人被指控故意未披露两项在先技术文献（Vidal文献以及GV文献）。发明人解释，Vidal文献的实验效果未达到8小时稳定性这一关键数值，相当于失败的实验数据，无须向专利商标局提供。然而，法官认定发明人这一陈述不可信，因为Vidal文献披露的众多实验里面，大部分实现了6~30小时的稳定性，发明人仅仅从Vidal文件里筛选了支持其主张的部分失败案例。换言之， Vidal文献已经披露了相关的技术方案。并且，发明人是该项目的负责人，并在Vidal论文公开发表之前须做出审核，并且在法庭上也作了这样的声明。
因此，基于Vidal文献的重要性，以及发明人具有明确的企图欺骗专利商标局的明确故意，CAFC认定，原告的不公平行为成立，涉案专利不可实施。
3.4）Worldwide Home Prods., Inc. v. Bed Bath & Beyond, Inc.【7】
在该案中，被告主张，原告为获授权采取了不公平行为，理由是在专利申请期间，原告律师故意向专利商标局对构成现有技术的产品手册中描述的衣架进行了虚假陈述。具体地，在申请过程中，申请人的专利代理律师提交了作为现有技术的产品手册，但照片并未清晰显示争议的技术特征。在此前提下，审查员基于错误认识做出了授权的决定。但是，在整个申请授权过程中，申请人的专利代理律师都保管相关产品的实物，但并未向审查员提供，并在审查员对先关技术特征提出疑问时，对产品手册的公开内容做了故意的虚假陈述。
最终，地区法院作出有利于被告的简易判决，认定涉案专利不可实施。
3.5）Intellect Wireless, Inc. v. HTC Corp.【8】
本案中，为克服现有技术的缺陷，申请人向专利商标局作虚假宣誓，声明其实际上在该现有技术公开日前已经可以获得申请中的技术（reduce to practice）。经法院调查后认为，该日期前申请人并未实际再现相关技术。虽然申请人的代理律师后续提交了一份修改后的声明，但是法院认为，申请人修改后的声明不具备“诚意”，即，申请人并未向专利商标局公开、明确指出在先的声明存在虚假事实，并且将在后声明与众多资料一并提交，企图蒙混审查员的注意力。最终，法院认定申请人的虚假陈述属于Therasense案中规定的例外情形，即恶意不公平行为，认定涉案专利无法实施，无须审理未披露信息的重要程度。
3.6）TransWeb, LLC v. 3M Innovative Properties Co.【9】
本案属于又一个认定不公平行为的案例。CAFC经二审后支持地区法院的裁决，认定专利权人及其内部律师存在故意歪曲现有技术的不公平行为。
在涉案专利的申请过程中，审查员起初并未引用现有技术，倾向于对申请授予专利权。基于披露义务，3M 随后提交了涉诉被告的一款在先销售的产品，销售日期在 3M 申请的优先权日之前。审查员随后认为涉案专利的申请基于该在先销售缺乏创造性，并做出了驳回意见。为克服该审查意见，3M向专利商标局陈述，该现有技术受到保密协议的限制，不处于公众可获得的状态，不属于现有技术。最终审查员撤回驳回意见，并作出专利授权。然而，大量电子邮件和其他资料表明3M知悉被告的在先销售的产品早已公开展示，但故意向审查员隐瞒这一事实，企图获得专利的授权。
从前述3.5）以及3.6）两个案例可见，尽管Therasense 案提高了证明专利权人不公平行为的审查标准，但是如果存在向专利商标局故意撒谎或虚假陈述的，法院仍然可以基于恶意不公平行为这一例外情形，直接认定专利不可实施。
3.7）Regeneron Pharmaceuticals v. Merus N.V【10】
这个案子是极具争议的案子，因为CAFC认可地区法院的分析，在缺乏欺骗专利商标局的明确故意的前提下，根据原告在诉讼中的不当行为推定原告在专利申请中的行为存在明确故意。
本案的原告Regeneron Pharmaceuticals起诉Merus专利侵权，被告反诉原告的专利不可实施，理由是其在申请过程中并未提交4篇与可专利性相关的在先技术文献。在证据开示过程中，原告通过滥用律师与客户之间的文件保密特权，隐藏与前述4篇文献相关的证据。基于原告在诉讼中的不当行为，地区法院的法官做出对原告的“反向”不利推定（adverse inference），推定其在申请过程中未披露的四篇文献的行为是出于欺骗专利商标局的明确故意。原告认为地区法院滥用自由裁量权，在主观意图这个问题上做出与Therasense案不一致的认定，以此为由上诉至CAFC。CAFC在二审后维持了地区法院的判决。
CAFC的判决是多数决，部分法官提出了反对意见，认为，Therasense要求通过明确且令人信服的证据证明欺骗的主观故意，并在诉讼不当行为和申请过程中的不公平行为之间存在明显的划分界限，而地区法院的判决明显有悖这样的裁判原则。
虽然该判决与Therasense案认定的判断标准存在分歧，但是后续引用该案作为在先案例的案件并不多，因此可以大胆推测，该案件不会改变前Therasense案认定的判断标准。
04、结论及建议
首先，通过梳理前述关于不公平行为的案例，笔者发现，为了避免后续专利被认定不可实施，在申请过程中与美国专利商标局的真诚沟通是首要的。在文件重要性存疑的前提下，不轻易低估文件的重要性，主动向专利商标局提交。至于目前美国专利商标局面临的过度披露的问题，官方应寻求有效的法律规定来解决。只要申请人不是为了过度递交以企图掩盖重要文献的目的，就建议积极提交相关文献来规避风险。
其次，在收到授权通知书以后，建议申请人再次确认重要文献是否全部被审查员记录在IDS的递交档案中。如果答案是否，申请人应联系审查员进行补录。并且，通过录入更多的在先技术文献，在后续的无效程序中可以推定涉案专利的稳定性更高。
最后，虽然Regeneron案并未旨在推翻Therasense案关于不公平行为的标准认定，但是可以预见的是，诉讼中的不当行为仍然可能对于申请中的不公平行为构成不利推定。因此，不论是在申请过程中抑或是诉讼中，当事人的诚信行为都是至为关键的。
注：
【1】37 C.F.R. § 1.56
【2】Therasense v. Becton, Dickinson and Co., 649 F.3d 1276 (Fed. Cir. 2011)
【3】 “the single most reasonable inference able to be drawn from the evidence.”
【4】 August Technology Corp. v. Camtek, Ltd., 655 F.3d 1278, 99 U.S.P.Q.2d (BNA) 1766 (Fed. Cir. 2011)
【5】 Powell v. Home Depot U.S.A., Inc., 663 F.3d 1221, 100 U.S.P.Q.2d (BNA) 1742 (Fed. Cir. 2012)
【6】Aventis Pharma S.A. v. Hospira, Inc., 675 F.3d 1324, 102 U.S.P.Q.2d (BNA) 1445 (Fed. Cir. 2012)
【7】 Worldwide Home Prods., Inc. v. Bed Bath & Beyond, Inc., No. 11 Civ. 03633 (LTS)(MHD) (S.D.N.Y. Jan. 22, 2013)
【8】 Intellect Wireless, Inc. v. HTC Corp., No. 09 C 2945 (N.D. Ill. Mar. 2, 2012)
【9】TransWeb, LLC v. 3M Innovative Properties Co., 812 F.3d 1295, 2016)
【10】 Regeneron Pharm., Inc. v. Merus N.V., 878 F.3d 1041 (Fed. Cir. 2017)
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：唐艾斯 广东君龙律师事务所