美国专利诉讼及337程序应对指南——中国公司提起美国专利诉讼前的考虑因素

导读：专利权人是通过向法院提交诉状开启专利侵权诉讼（《联邦民事程序规则》 第 3条）。然而，开启专利侵权诉讼绝不是一个简单的决定。专利权人的律师应当在提起诉讼之前花足够的时间权衡可能影响客户案件的所有问题。以下讨论了专利权人的律师在提起专利诉讼前应考虑的关键问题。

一、 决定是否起诉

在联邦法院提起专利诉讼耗时又费力。专利权人的律师应当在代理之初考虑一系列实质性问题。

(一) 考虑客户的诉讼目的

专利权人通常将“停止侵害” 作为其专利侵权诉讼的目标。然而，有些诉讼是由NPE提起的，而NPE的主要目的是获得金钱和解或赔偿金。在每个案件中，律师都应当考虑专利权人和被控侵权人在相关市场中的独特地位，以帮助客户确定胜诉的框架思路。具体而言，律师应帮助客户确定其商业目的，以决定：

⚫ 是否提起专利侵权诉讼；

⚫ 是否作为反制手段提起专利侵权诉讼，以制衡对手的专利诉讼；

⚫ 诉讼策略（如果提起诉讼符合客户利益）：

例如，客户的商业目的可能会取决于侵权行为是否由以下（主体实施/行为构成）：

- 客户重点产品的竞争对手；

- 竞争对手的产品与客户重要产品互补；

- 新进入市场的产品比客户的非核心产品功能更强；

- 新进入市场的企业，其产品可能会扰乱客户的重要市场领域；

- 现有或潜在客户

- 被许可人在其领域限制之外开展业务

专利权人最终可能会寻求通过与被控侵权人达成某种商业安排来避免诉讼，这样专利权人就可以通过与被控侵权人的许可或交叉许可来扩大市场或改进产品。另外，在许多情况下，专利诉讼或许是实现预期结果的必要手段，无论是获得初步或永久禁令、金钱赔偿，还是达成商业解决方案。

(二) 评估专利权人的起诉理由是否充分

专利权人必须调查并了解争议的事实，这样律师才能就如何解决争议向客户提供正确的建议。此外，如果专利权人决定提起诉讼，律师必须确保诉状中的权利要求：(1) 有法律依据；(2) 有证据支持，或在合理取证后可能得到证据支持（《联邦民事程序规则》第11(b) (2), (3)条）。具体而言，律师应当：

⚫ 与客户会面，审查已知事实和关键文件，包括相关专利、申请历史、现有技术和侵权产品；

⚫ 确认并评估专利权人在其专利群中针对被控侵权人的所有潜在权利要求；

⚫ 确定并评估被控侵权人可能提出的抗辩和反诉；

⚫ 确定并审查支持诉讼的文件，包括专利转让和独家许可协议；

⚫ 了解专利权人所寻求的救济。

大多数专利侵权诉讼的核心要素是权利要求解释，这是确定专利有效和认定侵权的试金石，律师应审查待主张的专利及其档案历史，以确定并评估被控侵权人可能提出的任何权利要求解释问题。律师还应该审查与专利研发有关的任何材料，并与指定发明人面谈，以确定与专利有效性或可执行性有关的任何问题。

(三) 评估获得即时救济的必要性

在专利侵权诉讼中，专利权人可以要求：

⚫ 在法院作出最终侵权判决后，发布永久禁令以停止侵权活动；

⚫ 如果被控侵权人的持续侵权行为正在或即将对专利权人造成无法弥补的直接、 实质性损害，则可申请临时禁令。

在专利侵权诉讼中，获得临时禁令的一般标准是要求原告证明：

⚫ 胜诉的合理可能性；

⚫ 若没有该禁令，将造成无法弥补的损害；

⚫ 没有该禁令对专利权人造成的困难大于批准禁令对被控侵权人造成的困难；

⚫ 该禁令符合公共利益。

但是美国针对发明专利的临时禁令非常少。

(四) 评估获得永久禁令的可能性

如前所述， 美国联邦最高法院2006年在 eBay 诉 MercExchange 一案中的判决取消了在无特殊情况下胜诉的专利权人有权获得永久禁令的规则。因此，要获得永久禁令救济，专利权人必须证明以下几点：

⚫ 权利人遭受了无法弥补的损害；

⚫ 法律上的补救措施，如金钱损害赔偿，不足以弥补这种损害；

⚫ 考虑到原告和被告之间的利益平衡，有理由采取衡平法上的补救措施（给被告带来的不利应小于不适用禁令给原告带来的不利） ；

⚫ 永久禁令不会损害公共利益；

最高法院还指出，专利权人许可被诉专利这一事实并不能自动阻止专利权人获得禁令救济。

(五) 估算潜在损失

律师应估算潜在专利诉讼中可能的损害赔偿额。

专利侵权的损害赔偿可以基于专利权人的利润损失，但不得低于合理的专利使用费。要获得利润损失赔偿，专利权人必须证明，如果没有侵权行为，其销售额很有可能会达到侵权人的销售额。合理使用费损害赔偿旨在确定被诉侵权人由于未经授权使用该专利技术所造成的损失。律师还应考虑潜在的损害赔偿是否包括任何临时权利。

律师还应考虑是否有可能提高损害赔偿额。根据《专利法》 第284条，在特殊情况下，如侵权人故意侵犯专利，法院可酌情提高损害赔偿额，最高可达实际损害赔偿额的三倍。

(六) 审查相关协议

专利权人可能签署了与涉案专利相关的协议。律师应当审查与涉案专利相关的所有书面协议。一个重要点是看涉案专利是否有许可给他人，包括潜在被告。比如， 专利权人和潜在被告是否在一个专利联盟。律师还应审查专利权人与潜在被告之间的任何协议，以确定双方是否必须以特定方式解决争议。专利诉讼中的相关协议可能包括许可协议、和解协议、生产或分销协议。律师应当尤其注意这些协议中的：

1. 专利使用费率。

许可协议可以提供合理使用费的相关证据，并在适当情况下为专利权人的损害赔偿案件提供支持；

2. 仲裁条款。

许多协议都包含要求双方通过仲裁解决争议的条款；

3. 管辖条款。

约定管辖条款可以允许或要求当事人在特定地区法院或其他法院就争议提起诉讼。通常，该条款还包含一项弃权声明，防止协议当事人辩称指定法院不便审理或对其没有对人管辖权。

4. 同意对人管辖权。

当事人可同意接受特定法院的对人管辖权。但是，原告仍必须向被告送达传票和诉状，以援引法院的管辖权（《联邦民事程序规则》第 4(c)条）。

5. 明示许可和默示许可。

协议可向被控侵权人提供明示或默示许可，或向被控侵权人提供专利权用尽抗辩。

6. 赔偿条款。

如果协议中包含赔偿条款，这也可能影响专利权人的潜在损失赔偿。

(七) 确定专利权人需要哪些证据来证明其论点

律师还应考虑需要哪些证据来证明专利权人的权利要求。

1. 确定专利所有权的所有文件

要在专利侵权案中胜诉，专利权人必须首先证明自己拥有专利。证明专利权的相关文件包括：已颁发的美国专利证明书副本，和美国专利商标局所有专利发明人的记录。

2. 确定证明专利有效性的所有文件

所有美国专利均被推定为有效，被控侵权人如果要挑战专利有责任以明确且令人信服的证据证明专利无效。由于被控侵权人可能会攻击专利的有效性，律师应找出支持专利有效性的所有文件。例如，证明专利发明源于大量开发工作的证据可能有用。同样，也有一些其他的次要因素可能有用，如：该发明在商业上取得的成功、解决了长期未解决的问题、他人研发总是失败等因素。

律师应当审查支持该专利有效性的实验数据，以核实专利是否准确描述了这些实验；律师还应当确定被控侵权人是否会因为禁止反言等原因而不得质疑专利有效性。此外，律师应确认当事人已支付了所有的维护费用。

3. 确认证明侵权的所有文件和物品

专利权人应当获得侵权产品的样品，以确定其是否侵犯了所主张的一项或多项权利要求。此外，专利权人可能需要对产品进行鉴定，以确认是否侵权。如果专利权人无法获得所有必要信息，则必须考虑现有信息是否符合《联邦民事程序规则》第 11 条的要求。根据第 11 条， 专利权人律师在提出投诉之前有义务对法律和事实进行调查。所有向法院提交的诉状、动议、文件和陈述也必须符合第 11 条的要求，否则可能会引发对违规方及其律师的制裁。专利权人律师未能进行充分的诉前案调查可能会导致违反第 11 条，初审法院可能会给予制裁，包括罚金和律师费。如果符合第 11 条的要求，专利权人可以考虑起诉，在取证过程中获得更多侵权信息。律师应考虑聘请非作证专家对被告产品进行诉前分析，以维护特权和工作成果豁免权。除直接侵权外，律师还应考虑被控侵权人是否可能因共同侵权或诱导侵权而承担专利侵权的次要责任。

对于食品药品管理局监管的产品，律师还应考虑《药品价格竞争和专利期恢复法》（即《哈奇-瓦克斯曼法》， 35 U.S.C. §271(e)）下的侵权问题。

此外，如果被控侵权人在美国境外实施侵权活动，律师应当考虑是否：（ 1）根据《专利法》第 271(f)或(g)条（《美国法典》第 35 卷第 271(f)和(g)条），被控侵权人可能要承担专利侵权责任；或（2） ITC 是否更合适处理该争议。

4. 确定支持损害赔偿的所有文件

支持专利权人损害赔偿请求的证据包括：

⚫ 专利权人的财务记录；

⚫ 许可和和解协议（受协议中保密限制的约束）；

⚫ 专利权人的专利产品、产品包装以及其他显示正确专利标记的文献资料；

⚫ 任何证明故意侵权的文件；

⚫ 证明专利对被控侵权产品的功能、销售或宣传有重要影响的文件。

5. 确定相关证人

在专利侵权诉讼中，专利权人案件中有许多可以通过书面证据支持的要素也可以通过证人证词来支持。相关证人可能包括：

(a) 专利权人的雇员或前雇员

专利权人的雇员和前雇员，例如发明人和其他研发、营销和销售人员，应当能够提供以下方面的证词：

⚫ 涉案发明；

⚫ 本发明的背景及其相对于现有技术的优势；

⚫ 发明的性质，包括其构思和付诸实践；

⚫ 专利权人使用该发明的性质、范围和期限；

⚫ 专利产品面向的市场；

⚫ 专利所涉产品的销量；

⚫ 可归因于专利发明的利润；

⚫ 相关专利的许可。

(b) 被控侵权人的雇员

虽然他们可能只是在案件后期才能被确认，但被控侵权人的雇员可能知道被控侵权人的情况，比如被控侵权人曾：

⚫ 开发竞争性技术的尝试失败了；

⚫ 复制专利发明；

⚫ 对专利权人和专利的了解。

(c) 第三方

第三方可能了解被控侵权人的侵权行为及后果。这些第三方可能包括参与侵权产品开发的前雇员、顾问和供应商等参与过被控侵权产品研发过程的人。

(d) 潜在的专家证人

律师应当考虑在提交申诉前聘请专家证人，尤其是在相关技术领域公认的专家很少的情况下。此外，律师应考虑聘请不出庭作证的专家，以保护诉讼期间的特权和工作成果豁免权。

6. 确认引用了所有相关的现有技术

在提起诉讼之前，专利权人的律师应当确认，专利权人计划对被控侵权人主张权利的专利的申请历史中，是否引用了专利申请实质参与人已知的所有相关现有技术。例如，相关的现有技术可以在以下文献中找到：

⚫ 指定发明人的档案。

⚫ 专利申请档案。

⚫ 专利申请律师的档案：

- 相关家庭成员的专利和专利申请；

- 相应的外国专利和专利申请。

⚫ 开发专利技术并将其商业化的项目团队的档案。

⚫ 与专利披露的技术相关的监管文件。

如果发现了在申请历史中未被引用的相关现有技术，专利权人可以考虑：不提起诉讼；或将诉讼推迟到专利权人可以通过美国专利商标局的以下程序之一恢复专利或以其他方式加强其权利要求之后：

⚫ 单方审查延续申请（ ex parte examination of continuation applications） ；

⚫ 单方专利复审（ ex parte reexamination） ；

⚫ 申请再颁专利（ reissue） ；

⚫ 补充审查（ supplemental examination） - 尽管为证明不公平行为（ inequitableconduct） 的意图和实质性标准有所收紧，可能使补充审查仅适用于有限的情况。

如果美国专利商标局的程序导致专利权利要求发生实质性变化，律师应考虑被控侵权人可能有的任何介入权利（ intervening rights） 。此外，如果专利权人决定在专利申请后的可专利性程序中寻求恢复专利权，则应考虑在主张专利权方面可能出现的延迟。

7. 考虑进行现有技术检索

专利权人的律师还应考虑对专利进行现有技术检索，以进一步评估专利的强度和保护范围。例如，全球检索可能会发现专利、印刷出版物或其他现有技术，从而对专利的保护范围或有效性产生疑问，并导致专利权人重新考虑其策略。

在进行检索之前，律师还应考虑潜在的特权和工作成果问题。

如果被控侵权人是一个拥有大量资源的大型实体，或者如果侵权产品是被控侵权人产品组合的重要组成部分，专利权人的律师就应该预料到被控侵权人会花费大量资源来检索现有技术。因此，专利权人应在诉讼开始前设法发现任何有问题的现有技术，以便就如何实施专利做出明智的决定。

8. 考虑进行更多调查

专利权人的律师还可以考虑在提起诉讼或发送律师函之前，聘请商业情报服务机构或调查员对被控侵权人及其活动进行调查。

(a) 调查有助于确定：

(i) 任何非专利和其他非文献现有技术的存在

在某些行业，最相关的现有技术可能并不体现在专利或其他文献中。在这些情况下，专利权人更应该考虑的是，是否存在被控侵权人可以认为是现有技术的第三方使用或销售的产品；

(ii) 是否存在潜在的发明人（非当事人）

律师应查明任何与专利权人无关的人，如果他们可以合理地声称自己是共同发明人，以限制所谓的额外发明人将其权利许可给被控侵权人或不作为原告加入诉讼并阻止客户获得救济的风险。

(iii) 被控侵权人业务的性质和规模

如果被控侵权者是一家小型企业，可能会建议采用与大型企业不同的方法。

(iv) 被控侵权人使用专利发明的性质和程度

与被控侵权人的业务规模一样，被控侵权人使用侵权产品的性质和程度也可能为专利权人提出某些策略建议。例如，如果使用量极小，专利权人可以寻求诉讼以外的方式解决问题。

(v) 被控侵权人使用专利发明的时间

被控侵权人使用侵权产品的时间长短非常重要。因为如果被控侵权人拥有长期使用权，则可以根据《美国法典》第 35 编第 286 条进行衡平法抗辩，但如果侵权行为发生在第 286 条规定的六年期限内，则诉讼时效不再是专利损害赔偿请求的抗辩理由；以及如果被控侵权人的使用早于专利权人的发明或专利申请的有效申请日，则可能会导致专利无效。

(vi) 被控侵权人对侵权产品的计划

如果被控侵权人计划扩大其活动范围，这可能表明专利权人会采取更激进的做法，例如，在某些情况下，专利权人需要立即寻求禁令救济，以阻止侵权行为的扩大导致的无法弥补的损害。

(vii)被控侵权人资产的性质和地点

被控侵权人是否拥有重要资产以及这些资产的位置可能会影响专利权人的策略。如果被控侵权人不太可能拥有任何有意义的资产，专利权人可以选择只寻求禁令救济。

(b) 在进行任何搜查或调查之前，律师应考虑潜在的风险：

(i) 特权和工作成果问题

在某些情况下，调查员收集的信息可能不享有特权。

(ii) 道德问题

通过公开的报告或记录调查一方及其活动通常不会引起道德问题。但是，某些外部调查技术可能在道德上是不允许的。例如，使用私人调查员和其他涉及与被控侵权人直接接触的手段可能需要受到限制，以避免道德问题。在进行任何调查之前，律师必须考虑禁止与已知由律师代理的当事人接触的道德规则。

(八) 估算诉讼费用

1. 专利权人的律师应向客户解释起诉案件可能涉及的时间和费用。需要考虑的费用包括：

(a) 任何诉前查询或其他调查的费用

正式搜索或其他调查可由专业搜索服务或其他调查人员进行。费用可能很高，从几百美元到几千美元不等，取决于调查的范围和复杂程度。有些调查员按小时收费，有些则提供统一收费安排。

(b) 诉讼前发出禁止令的费用

与律师函相关的费用可能很高。其中可能包括准备信函、后续信函以及任何与和解相关的文件。

(c) 寻求立即救济的费用

申请临时禁令的费用可能会很高，因为需要准备大量的证明文件，费用可达数十万美元甚至更多，这些文件包括：动议和答辩法律备忘录、支持性宣誓书、以及诉状。

(d) 准备诉状费用

可能包括：起草和送达申诉；以及针对答辩前的动议进行辩护。

(e) 取证费用

可能包括：文件收集、审查和制作，包括聘请第三方供应商进行文件处理和制备、取证和辩护、起草并回应其他证据开示请求，如询问书和承认请求、与披露有关的动议实践；以及专家意见，包括报告和取证。

(f) 马克曼听证费用

可能包括：律师分析索赔要求和确定对客户最有利的解释、准备辩护状和索赔表等文件以及举行听证会的时间；以及准备专家证人，例如，当听证会包括有关专利技术的教程时。

(g) 审判费用

可能包括：律师为准备证人、文件、开庭和结案陈词所花费的时间、审前动议程序、挑选陪审团、让专利权人的事实证人和专家证人出庭作证、以及审后动议程序。

(h) 与被控侵权人可能提出的反诉有关的费用

这可能包括针对反诉的抗辩，以及如果被控侵权人在反诉中胜诉，客户所面临的风险。在专利侵权诉讼中，典型的反诉包括：专利权人的专利无效、不可执行且未被侵权的宣告性判决；声称专利权人侵犯了被控侵权人的一项专利；以及反垄断反诉。

(i) 诉讼的“软” 成本

这些成本可能包括客户的员工为回应证据披露、在取证和庭审中作证所花费的时间和精力。

(j) 诉讼的附带成本

这可能包括对客户业务的影响，例如与诉讼相关的任何负面宣传。专利案件，尤其是那些涉及知名和高知名度产品的案件，往往会被法律媒体以外的媒体报道。

2. 考虑任何潜在的成本抵消

在估算成本时，律师应考虑任何可能抵消成本的潜在因素，包括赔偿损失的可能性和估计金额、有可能收回律师费和诉讼费、客户是否有任何可以抵消部分费用的保险、是否有潜在的共同原告，包括被许可人或许可人，可以分担费用。

3. 考虑分阶段向客户提供成本估算

由于大多数专利侵权诉讼都是在对案情进行全面审理之前解决的，因此专利权人的律师应考虑分阶段向客户提供成本估算。随着案件的展开，律师通常能够更好地对诉讼的未来阶段做出准确的估算，因为他们可以考虑在早期阶段获得的信息，包括： 任何影响客户索赔或被控侵权人抗辩和反诉力度的新信息；被控侵权人及其律师的能 力；行动中案件各个节点的时间限制。

(九) 考虑国际贸易委员会是否是处理争议的适当机构

律师应确定被控侵权人是否在美国境外从事侵权活动并向美国进口侵权产品。如果是这样， ITC 可能有权审理 337 条款诉讼，律师可建议专利权人以 ITC 为由提起诉讼，这可能会得到更有力的禁令救济；可能是更快速的程序。

(十) 考虑替代性争议解决方案

对诉讼费用的仔细估算可能会使当事人清醒过来。因此，律师应与当事人讨论仲裁和调解等替代性争议解决方式的可用性、优势和劣势。有些法院会强制当事人对争议进行仲裁或调解。美国联邦巡回上诉法院有一项上诉调解计划，并在其网站上公布了担任调解员的人员名单及其他资源。

(十一) 评估专利权人追讨赔偿的能力

在许多专利侵权诉讼中，禁令救济是专利权人的主要目标。此外，原告还可能在专利诉讼中获得巨额赔偿金，尤其是在涉及故意侵权的案件中。在原告可以获得赔偿金的情况下，如果被控侵权人的资产有限或无法触及，那么追讨赔偿就会成为问题。

在开始诉讼之前，专利权人的律师应考虑客户获得和收回潜在赔偿金的能力。律师应评估:

⚫ 可用的金钱补救措施以及获得补救的可能性。

⚫ 执行判决的可用方法。

⚫ 被控侵权者的资产，包括:
- 其性质和位置；
- 被控侵权人是否有足够的资产来履行判决；以及
- 是否有任何资产可免于收缴。

⚫ 如果被控侵权人是外国人，外国司法管辖区是否承认判决。

⚫ 被控侵权人是否有可能承担全部或部分判决的保险。

⚫ 专利权人愿意花费多少钱来执行判决。

(十二) 发出保全证据的通知

如果专利权人是公司或其他商业实体，律师应发出保全证据的通知提示该实体保存与诉讼相关的任何数据、记录（电子和纸质）和材料，并停止自动销毁电子数据。

二、 评估可能的辩护和反诉，及潜在的 PTAB 行动

律师应评估被控侵权人的潜在抗辩，包括积极抗辩和反诉。

(一) 典型的抗辩

包括：不侵权；专利无效；不公平行为。

此外，专利权人可能遇到的其他潜在抗辩包括被控侵权人的主张：

⚫ 具有默示或明示许可，或者专利权人已用尽其专利权；

⚫ 根据第 271(e)(1)条安全港（《美国法典》第 35 编第 271(e)(1)条）；

⚫ 拥有第 273 节（ 35 U.S.C. § 273）规定的在先使用权。

⚫ 正在从事授权产品的维修。

此外，如果被控侵权人的活动已经持续了很长一段时间，律师应分析被控侵权人是否有可能根据《美国法典》第 35 编第 286 条进行衡平法抗辩或辩护（equitable defense）。但律师应注意，如果侵权行为发生在第 286 节规定的六年期限内， 则懈怠（Laches）不再是专利损害赔偿请求的抗辩理由（SCA Hygiene Products 案， 137S. Ct. at 967）。

(二) 专利权人可能遇到的典型反诉

⚫ 专利权人被控侵犯了被控侵权人拥有的一项或多项专利。

⚫ 基于专利权人的执法活动的反垄断违法行为。

如果被控侵权人有很强的抗辩理由，专利权人可能需要重新考虑提出哪些权利要求，放弃哪些权利要求。此外，一个强有力的反诉，尤其是使专利权人承担比自己的权利要求更大的责任的反诉，可能会阻止专利权人提起诉讼。

(三) 律师还应考虑被控侵权人是否可以在 PTAB 对该专利提出异议：IPR 或 PGR。

如果美国专利商标局在最初受理涉案专利的申请时或在后序程序中考虑了最相关的现有技术，那么被控侵权人提出当事方之间复审或授权后复审申请的风险就会降到最低。在这种情况下，被控侵权人可能难以承受提起 IPR 程序或 PGR 所需的举证责任。但是，专利权人应该预料到，被控侵权人会穷尽一切手段来提起此类诉讼，从而在诉讼中获得有利条件：暂停相关专利诉讼、 对任何权利要求的有效性做出不利的裁决。

三、 评估是否发函

在审查事实并确定专利权人可能提出的权利要求以及被控侵权人可能提出的抗辩和反诉之后，律师应通过评估确定发送律师函是否有价值：

(一) 发送律师函的潜在风险

律师函可能会带来被控侵权人针对该函提起宣告式判决诉讼的风险，要求宣告专利不侵权或无效。通常情况下，被控侵权人会在对其有利的法院提起此类宣告判决诉讼。

如果事实表明，当事人之间存在实质性争议，而这些争议涉及的法律利益具有足够的直接性和现实性，足以做出宣告式判决，则存在宣告式判决管辖权。从本质上讲，当所有情况都表明当事人之间存在争议时，就存在宣告式判决管辖权。例如， 联邦巡回上诉法院认定，被控侵权人在以下情况下确立了宣告式判决管辖权：专利权人：

⚫ 是一个只通过实施其专利获得利益的 NPE，它向被控侵权人发送了多封信函，指明了相关专利，规定了较短的答复期限，并坚持要求被控侵权人不要提起诉讼；

⚫ 与被控侵权人启动许可谈判，与被控侵权人会面，并阐明其侵权立场，即使专利权人表示不会起诉被控侵权人。

在评估这一风险时，律师应考虑被控侵权人可能提起宣告式判决诉讼的法院是否对专利权人具有对人管辖权。专利权人面临的其他风险包括：

⚫ 如果信函内容过激或与实际情况不符，可能会给专利权人带来负面影响。

⚫ 被控侵权人先于专利权人聘用关键专家的风险。

⚫ 根据具体情况，被控侵权人有可能提出侵权干扰合同的索赔。

(二) 发送律师函的潜在益处

发送律师函的潜在好处包括：

⚫ 不通过诉讼解决争端；

⚫ 如果被控侵权人无视信函，则为认定故意侵权和增加赔偿金提供支持；

⚫ 向被控侵权人提供侵权索赔的实际通知，以便专利权人最大限度地获得潜在的赔偿金。如果专利产品上没有标注所主张的专利号， 赔偿金通常从被控侵权人收到被控侵权的具体专利和产品或产品组的实际通知之日起计算。

(三) 发送律师函的内容和语气

虽然具体内容会根据专利权人的目标而有所不同，但律师应根据其是否寻求最大限度地减少宣告式判决管辖权的产生来缓和信函的攻击性。但是，律师应当注意，避免使用“侵权”或“诉讼”等字眼可能无法避免宣告式判决管辖权的产生。

如果专利权人预计会提起诉讼，或者希望保留对审判地的选择权，那么在发送律师函之前，可以在其希望的审判地提出诉讼，但不送达诉状。在这种情况下，律师函可以更加积极，并且可能：

⚫ 简明扼要地描述专利权人的权利要求和所寻求的救济；

⚫ 要求被控侵权者在某一特定日期之前回信；

⚫ 书面说明信函中的任何内容都无意放弃专利权人的任何法律和衡平法权利和补救措施，并且明确保留所有这些权利和补救措施。

在采取这种策略之前，律师应该考虑到，一旦提出诉讼，被控侵权人很可能很快就会发现，因为许多企业都有提醒服务，一旦有人对公司提出诉讼，公司就会收到提醒。诉讼的提出至少会为最初的讨论定下一个有争议的基调。如果专利权人的律师知道被控侵权人由某位律师代理，州道德规则可能会要求律师直接向该律师发送信函。

四、 确认专利权人可以向联邦法院提起诉讼

在律师和客户审查了事实和潜在索赔、考虑了费用并审查了专利权人与被控侵权人之间的全部协议之后，专利权人可能会决定继续诉讼。但是，律师必须考虑专利权人是否可以在联邦法院提起诉讼，并确定：有实际争议， 且原告有起诉资格。

(一) 实际争议

联邦法院仅有权裁决有实际争议的案件（《美国宪法》第 III 条第 2 款第 1 项）。

在专利诉讼中，如果专利权人对侵权行为仍在进行中的被控侵权人提起诉讼，则一般不存在实际争议要求问题。但是，在寻求禁令救济但侵权活动已不再发生的情况下，实际争议要求可能会成为一个问题（尽管一般情况下仍可寻求金钱赔偿）。

⚫ 被控侵权人提起的宣告式判决诉讼

在宣告式判决诉讼中，被控侵权人在收到专利权人发出的停止侵权信函后，要求专利权人作出不侵权的声明，这时实际争议要求也可能成为一个问题。

联邦法院在评估是否存在实际争议时，应遵循最高法院2007年 MedImmune 案判决中规定的标准，该判决拓宽了在专利诉讼中适当提起宣告性判决诉讼的情形。

(二) 起诉资格

原告必须具备起诉资格。只有对专利拥有合法所有权的人才有资格起诉专利侵权。因此，在专利权人是原告的情况下，诉讼资格通常不是问题。但是，在以下情况下可能会出现诉讼资格问题：

⚫ 只有一名专利共有人是原告；

⚫ 提起诉讼时专利权并不存在；

⚫ 独占被许可人试图以自己的名义提起专利侵权诉讼，因为独占被许可人如果不具备以下条件，可能就不具备诉讼资格：

- 所主张专利的所有实质性权利；或

- 针对被控侵权人的排除性权利。

五、 确认适格当事人

在确认客户可以提起联邦诉讼后，律师应考虑在诉讼中的适格当事人。

(一) 一般考虑因素

专利权人必须是真正的利益方，并具有起诉的法律行为能力。通常情况下，在专利权人提起诉讼的情况下，这些要求不会引起任何问题。

律师应考虑所有必要和不可或缺的当事人。例如，当专利被许可人试图向第三方侵权人提出专利侵权索赔时，许可人（专利权人）通常是不可或缺的必要当事人。但是，如果许可协议被视为转让协议，则无需加入许可人。

(二) 专利诉讼中的特定被告

在专利侵权诉讼中，根据所主张的权利要求和案件事实，潜在被告可能包括：

⚫ 产品制造商。

⚫ 产品经销商。

⚫ 母公司、子公司和关联公司。

⚫ 被继承人、继承人和受让人。

⚫ 被告的公司官员。

⚫ 最终用户。

(三) 次要责任

在评估潜在被告时，专利权人的律师应考虑被控侵权人是否是直接侵权；或者可能根据间接侵权责任理论承担责任，例如共同侵权。

(四) 公司官员

如果公司高管和其他员工在知情的情况下主动导致侵权行为，则可能要对公司的侵权行为承担个人责任。

六、 确认对物管辖权

在大多数非专利案件中，律师必须确认联邦法院对案件具有对物管辖权。不过，通常情况下，尽管联邦法院是有限管辖权法院，但联邦法院对专利案件的对物管辖权并无争议。这是因为根据《美国法典》第 28 编第 1338 条，联邦地区法院对专利侵权索赔拥有联邦问题管辖权。该条款规定，地区法院对根据国会有关专利的任何法案提起的任何民事诉讼拥有原始管辖权。

七、 确认对被控侵权人的对人管辖权

对人管辖权是指法院有权决定与法院所在州有联系的个人和实体的权利和义务。当被告与所在州有足够的最低限度接触时，联邦地区法院一般可获得对被告的对人管辖权，从而使诉讼不违反 “公平竞争和实质正义的传统观念”的正当程序标准。

尽管双方可能在合同中同意接受法院的管辖，但只有在法院地国境内或境外向被告送达传票和诉状后，法院才能获得对被告的对人管辖权。

联邦巡回上诉法院的法律适用于专利侵权案件中的对人管辖权问题 。

(一) 州内被告

法院通常可对在地区所在州内收到传票和诉状的被告个人行使对人管辖权。

(二) 州外被告

法院通常可以对在另一司法管辖区收到传票和起诉书的州外被告行使对人管辖权，前提是满足法院地州对非居民的长臂管辖规则。

法院根据适用的长臂管辖规则对被告行使对人管辖权还必须符合美国宪法的正当程序条款。当一州对州外被告行使以下任一类型的管辖权时，即符合正当程序：

1. 一般管辖权。

法院可对在法院地所在国有持续和系统业务联系的被告行使一般管辖权。例如，如果被控侵权人通过在法院地所在国的多个分销商在法院地所在国销售产品获得大量收入，即使被控侵权人并未在法院地所在国销售被控产品，也存在一般管辖权。然而，专利权人在法院地所在国零星销售专利产品，以及在该国没有销售专利产品的网站广告，并不足以构成法院在宣告式判决诉讼中对专利权人行使一般管辖权的接触。

2. 特定管辖权。

在以下情况下，法院可对专利侵权案件中的被告行使特定管辖权：

⚫ 被告故意针对论坛居民开展活动；

⚫ 索赔是由被告在法院地的活动引起或与之有关；

⚫ 主张对人管辖权是合理和公平的。

八、 确定合适的审判地

专利权人还必须确保其诉讼在适当的地点开始，这里指原告开始诉讼的地方法院。

如果诉讼为专利权人提供了一系列地点选择，专利权人可以向任何与权利要求有实质性联系的地区法院提起诉讼。专利权人的律师应考虑可能合适的审判地地区法院的实体法和程序法，以及地区法院处理案件的预期速度，以确定对客户最有利的审判地。

(一) 审判地概况

专利侵权诉讼一般可在被告一方所在的司法管辖区提起：被告是当地居民；且已实施侵权行为，并有固定经营场所。

专利侵权诉讼一般可在被告一方所在的司法管辖区提起：被告是当地居民；且已实施侵权行为，并有固定经营场所。

⚫ 法院在专利事务方面的经验。

⚫ 法院审理案件的速度和积压情况。

⚫ 法院的地方规则，包括专利规则。

(二) 不方便法院的考虑因素

在选择审判地时，专利权人的律师还应考虑使审判地方便或不方便的因素，如果被控侵权人根据《美国法典》第 28 编第 1404(a)条提出转移诉讼，法院可能会考虑这些因素，包括审判地的位置：双方、证人、被控侵权人的商业记录。

九、 考虑潜在的第三方问题

原告开始诉讼后，被告可对非当事人提起诉讼，该非当事人对专利权人针对被告的索赔负有责任或可能负有责任（ FRCP 14(a)(1)）。被告成为第三方原告，被诉人成为第三方被告（ FRCP 14(a)(1)(2)）。第三方被告可向原告主张由交易或事件引起的任何索赔，而该交易或事件正是原告向被告索赔的标的（《 联邦民事程序规则》第14(a)(2)(D)条）。

十、 确认是否存在相关案件

法院通常要求原告在诉讼开始时指明任何未决案件或最近审结的案件。如果事实和法律问题相似，或案件源于相同的交易或事件，则一个民事案件与另一个民事案件相关。

⚫ 可将案件指派给主审相关案件的法官

法官一般是随机分配给案件的，以防止律师和当事人选择某位法官审理案件。但是，相关案件很可能被分配给同一法官，以避免不必要的司法工作重复。如果法官在相关案件中的言行体现出其对原告的立场缺乏同情，律师应重新考虑是否在同一个法院提起诉讼，或考虑提起诉讼的其他途径。